Onjuiste beoordeling over onderscheidend vermogen van motief op breinaalden

Merkenrecht. Beroep tegen de nietigverklaring van het beeldmerk bestaande uit een herhalend geometrisch design ingeschreven voor waren van klasse 26.

Het beroep wordt toegewezen. De kamer van beroep heeft op een onjuiste wijze bepaald dat er geen sprake is van onderscheidend vermogen van het ingeschreven beeldmerk. De kamer van beroep heeft niet enkel haar oordeel gebaseerd op het ingeschreven beeldmerk maar ook op de afdrukken op de waren van verzoeksters. Dit is in strijd met de Uniemerkenverordening omdat het onderscheidend vermogen bepaald moet worden aan de hand van het ingeschreven beeldmerk.

45.  Hieruit volgt dat wanneer in de omstandigheden van de onderhavige zaak wordt gesteund op het feit dat op het oppervlak van verzoeksters waren motieven worden getoond in de vorm van veelkleurige visgraten, om het onderscheidend vermogen van het uiterlijk van deze waren in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te onderzoeken, en niet op het betwiste merk zoals ingeschreven – anders dan de kamer van beroep meent – niet de wezenlijke kenmerken ervan worden geïdentificeerd, maar deze kenmerken aanzienlijk worden gewijzigd. Deze wijziging heeft tot gevolg gehad dat een merk dat is ingeschreven als een abstracte vorm en dat bijgevolg een door deze vorm bepaalde bescherming geniet (arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C 337/12 P–C 340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129, punt 57), wordt omgevormd tot een merk dat bestaat in de specifieke vorm van de erdoor aangeduide waren. De mate waarin deze wijziging doorslaggevend blijkt, wordt aangetoond door het feit dat de kamer van beroep zich juist op de versiering in kleur van de in punt 25 supra geïllustreerde haaknaalden heeft gebaseerd om tot de slotsom te komen dat de motieven op het oppervlak van verzoeksters waren geen onderscheidend vermogen hadden en om, van daaruit, deze conclusie door te trekken naar het betwiste merk.

47. Daaruit vloeit voort dat het onderzoeken van het onderscheidend vermogen van het betwiste merk rekening houdend met substantieel gewijzigde kenmerken ervan schending vormt van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Zoals verzoekster aanvoert, heeft de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van het betwiste merk dus in strijd met deze bepaling beoordeeld door zich te baseren op de motieven op het oppervlak van de door verzoekster geproduceerde brei- en haaknaalden, zodat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd.

T- 20/16 - ECLI:EU:T:2017:410