Houder van een ‘testlabel’-merk (voor consumenteninformatie en –advies) kan zich op grond van artikel 9(1)(a) en (b) (oud) GMeV en artikel 5(1)(a) en (b) Mrl 2008 niet verzetten tegen derde die teken aanbrengt op waren die niet soortgelijk zijn aan de ingeschreven waren of diensten. Voor “bekendheid” van een merk volstaat dat aanmerkelijk deel publiek het teken kent: vereiste van bekendheid mag niet zo worden opgevat dat publiek op de hoogte moet zijn van het feit dat het teken als merk is ingeschreven. Houder van een bekend ‘testlabel’ merk (voor consumenteninformatie en –advies) kan zich op grond van artikel 9(1)(c) (oud) GMeV en artikel 5(2) Mrl 2008 verzetten tegen derde die overeenstemmend teken aanbrengt op niet-soortgelijke waren indien daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk en er geen “geldige reden” is voor het aanbrengen van dat teken.
ÖKO-Test Verlag is een onderneming die waren evalueert aan de hand van prestatie- en conformiteitstests. Vervolgens informeert zij het publiek over de resultaten van die tests. Zij verkoopt een tijdschrift dat in Duitsland verschijnt en waarin naast algemene informatie voor de consument ook die resultaten worden gepubliceerd. Sinds 2012 is ÖKO-Test Verlag houdster van een Uniemerk (zie linksboven) en een label weergeeft dat is ontworpen om het resultaat mee te delen van de tests. ÖKO-Test Verlag kiest de waren die zij wil testen en evalueert deze op basis van door haarzelf gekozen wetenschappelijke parameters, zonder de fabrikanten om toestemming te verzoeken. Vervolgens publiceert zij de resultaten van die tests in haar tijdschrift. In voorkomend geval verzoekt ÖKO-Test Verlag de fabrikant van de geteste waar om een licentieovereenkomst met haar te sluiten. Op grond van een dergelijke overeenkomst mag de fabrikant tegen betaling van een geldsom het testlabel met het resultaat (dat moet worden vermeld in het vakje waarvan de omtreklijnen deel uitmaken van dit label) aanbrengen op zijn waren. Een dergelijke licentieovereenkomst blijft geldig tot een nieuwe test voor de betrokken waar wordt uitgevoerd door ÖKO-Test Verlag. Dr. Liebe werd in 2005 getest door ÖKO-Test Verlag en kreeg de rating „sehr gut” („zeer goed”). Dr. Liebe heeft datzelfde jaar een licentieovereenkomst gesloten met ÖKO-Test Verlag. In 2014 kwam ÖKO-Test Verlag ter kennis dat Dr. Liebe een van haar waren verkocht in de volgende verpakking:
ÖKO-Test Verlag stelde dat sprake was van merkinbreuk, omdat met name in 2008 een nieuwe test met betrekking tot tandpasta was gepubliceerd waarin nieuwe testparameters waren gebruikt en voorts de waar van Dr. Liebe niet meer overeenstemde met de waar die in 2005 was getest, aangezien de benaming, de beschrijving en de verpakking ervan waren gewijzigd. In eerste aanleg werd Dr. Liebe veroordeeld. In hoger beroep stelde de verwijzende rechter, het Oberlandesgericht Düsseldorf een tweetal prejudiciële vragen, omdat hij zich afvraagt of ÖKO-Test Verlag haar uitsluitende recht als bedoeld in artikel 9(1)(a) of b) GMeV en in artikel 5(1) Mrl 2008 kan aanvoeren tegen Dr. Liebe. Het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met de ÖKO-TEST-merken werd immers door Dr. Liebe aangebracht op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan die waarvoor de ÖKO-TEST-merken zijn ingeschreven. Bovendien zou kunnen worden geoordeeld dat dit teken niet „als merk” werd gebruikt.
Het Hof van Justitie EU beantwoordt de vragen als volgt:
"1) Artikel 9, lid 1, onder a) en b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk en artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen niet ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven.
2) Artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een bekend individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, indien is aangetoond dat deze derde daardoor ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk en de derde in dit geval niet heeft aangetoond dat er een „geldige reden” in de zin van die bepalingen is voor het aanbrengen van dat teken."
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinars:
