‘tom’ van MKBO maakt inbreuk op merken TomTom

Print this page 19-08-2019
IEPT20190807, Rb Den Haag, TomTom v MKB Ondernemer

TomTom heeft Overeenkomst rechtsgeldig ontbonden: MKBO heeft door het gebruik van het teken ‘tom’ in schriftelijke vorm in een andere stijl en font de overeenkomst met TomTom geschonden. Merkinbreuk sub b: Merken TomTom groot onderscheidend vermogen, teken ‘tom’ is hetzelfde als onderscheidend element Tom in de TomTom-merken, soortgelijke waren en diensten en verwarring te duchten. Bevel aan MKBO om zich in de toekomst van inbreuk op de TomTom-Uniemerken te onthouden toegewezen. Bevel ziet niet op gebruik van het merk Tom de Ridder. Schadestaat-procedure toegewezen: rechtbank wijst vordering ten aanzien van beide eisers toe.

 

IE-VERBINTENISSENRECHTMERKENRECHT - SCHADE

 

Bodemprocedure bij de rechtbank Den Haag in de langlopende zaak tussen TomTom en MKBO, vanwege het gebruik door MKBO van het teken ‘tom’ ter aanduiding van haar diensten voor de administratie van tanken, parkeren en autowassen. Vervolg op het vonnis in incident van 1 november 2017. Zie ook de uitspraken in ‘de Amsterdamse-procedure’ IEPT20170719 en IEPT20180131

TomTom vordert dat de rechtbank voor recht verklaart dat MKBO inbreuk op de TomTom-uniemerken, MKBO te veroordelen tot betaling van de door TomTom geleden schade en MKBO beveelt zich in de gehele Europese Unie te onthouden van iedere verdere inbeuk. Volgens TomTom heeft MKBO in strijd met de Overeenkomst gehandeld door het teken ‘tom’ te gebruiken ter onderscheiding van haar diensten en zich daarbij niet te beperken tot enkel het Tom-logo, zoals afgesproken.

 

Als meest verstrekkende verweer voert MKBO aan dat de Overeenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd of ontbonden omdat geen sprake was van schending van de Overeenkomst. De Overeenkomst is nog van kracht en moet volgens MKBO zo worden gelezen dat het haar op grond daarvan is toegestaan het Tom-logo én het teken ‘tom’ te gebruiken zoals zij heeft gedaan.

 

Zowel de voorzieningenrechter van deze rechtbank als de rechtbank Amsterdam in de Amsterdamse procedure, hebben zich reeds uitgelaten over de vraag of de Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden, en deze bevestigend beantwoord. De rechtbank Den Haag komt tot eenzelfde oordeel.

 

Volgens de rechtbank kunnen de bewoordingen van artikel 1 van de Overeenkomst, in het bijzonder de zinsnede “For the avoidance of any doubt, MKB Brandstof shall only use the Tom-logo and will not use the word "Tom" in any other style or font in the course of its business.” Niet anders worden gelezen dan dat aan MKBO uitsluitend het gebruik van het Tom-logo is toegestaan zoals in de Annex bij de overeenkomst is opgenomen en dat het gebruik van het Tom-logo niet is toegestaan. Aan deze taalkundige uitleg moet volgens de rechtbank veel gewicht worden toegekend. Het gaat hier immers om een commerciële afspraak, tussen commerciële partijen die daar maanden over hebben onderhandeld. Tussen partijen is niet in geschil dat het teken ‘tom’ sinds begin juni 2016 tot maart 2017 door MKBO anders is gebruikt dan overeengekomen en zoals hierboven is omschreven. MKBO heeft het teken ‘tom’ ook schriftelijk met een ander stijl en font (in de handelsnaam, de domeinnaam tom.nl, in hyperlinks, in de apps) en mondeling (in radiocommercials en bij het opnemen van de telefoon. MKBO heeft artikel 1 van overeenkomst overtreden en mocht TomTom De Overeenkomst ontbinden.

 

De rechtbank is van oordeel dat door het gebruik van het teken ‘tom’ bij het publiek verwarring kan ontstaan.. Het merk TomTom heeft een groot onderscheidend vermogen. Het onderscheidende element in de TomTom-merken is ‘Tom’, waarbij het onvolmaakte herinneringsbeeld van het relevante publiek moet worden betrokken die al dan niet gebruikte herhaling bij eerste oogopslag mogelijk niet zal opvallen. Er is tevens sprake van soortgelijke waren of diensten. De rechtbank komt tot de conclusie dat er sprake is van merkinbreuk 9 lid 2 sub b UMVo
TomTom heeft aannemelijk gemaakt dat door haar schade is geleden ten gevolge van de merkinbreuk, maar heeft onvoldoende gesteld om schade in deze procedure te begroten. Het ligt voor de hand de zaak te verwijzen naar een schadestaat-procedure.

 

De IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:8073