HvJEU over beoordeling onderscheidend vermogen van aangevraagd merk dat nog niet is gebruikt
17-09-2019 Print this pageOnderscheidend vermogen aangevraagd merk te beoordelen op basis van alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder alle waarschijnlijke gebruiksvormen, zoals in de betrokken sector in de praktijk significante gebruiksvormen. Denkbare maar niet significante, onwaarschijnlijke gebruiksvormen niet relevant bij gebreke van concrete aanwijzingen van waarschijnlijkheid van die gebruiksvorm. Geen onderzoek vereist naar andere dan meest waarschijnlijke gebruiksvormen indien in de praktijk slechts sprake is van één significante gebruiksvorm.
AS heeft het DPMA (Deutsche Patent- und Markenamt) verzocht om het teken met hashtag #darferdas? Als merk in te schrijven. Het DPMA heeft de aanvraag afgewezen, omdat het teken volgens hem geen onderscheidend vermogen heeft. Het beroep tegen deze beslissing faalde. Het Bundespatentgericht oordeelde dat het teken een opeenvolging van aan elkaar geschreven lettertekens en woorden weergeeft die in wezen is samengesteld uit gebruikelijke Duitse termen (“darf er das?”). Het publiek begrijpt deze vraag, die onder meer op de voorkant van T-shirts is geplaatst, als zodanig, als een eenvoudige vraagzin. Volgens de verwijzende rechter, het Bundesgerichtshof, kan niet worden uitgesloten dat het gebruik van het betrokken teken op de voorkant van kledingstukken slechts één gebruiksvorm is tussen andere. Dit teken kan ook worden aangebracht op het aan de binnenkant van kledingstukken genaaide etiket. In een dergelijk geval kan het publiek dat teken beschouwen als een merk, dat wil zeggen als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren. De verwijzende rechter vraagt zich af of een teken onderscheidend vermogen heeft wanneer in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om het als herkomstaanduiding van de waren of diensten te gebruiken, ook wanneer het daarbij niet om de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken gaat. Hierbij wordt verwezen naar de Deichmann/BHIM zaak uit 2012, waarin in punt 55 is geoordeeld dat het BHIM niet verplicht is het concrete onderzoek van het onderscheidend vermogen uit te breiden tot andere vormen van gebruik van het aangevraagde merk dan die welke de meest waarschijnlijke wordt geacht.
Het Hof van Justitie EU beantwoordt de vraag als volgt:
“Artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het onderscheidend vermogen van een teken waarvan inschrijving als merk is aangevraagd, moet worden onderzocht rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden, daaronder begrepen alle waarschijnlijke gebruiksvormen van het aangevraagde merk. Wanneer er geen andere aanwijzingen zijn, gaat het hierbij om de gebruiksvormen die in het licht van de gewoonten van de betrokken economische sector in de praktijk significant kunnen zijn.”
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinars:
