(b) Overige functies merk
Print this page
Hof van Justitie EU
IEPT20180725, HvJEU, Mitsubishi v Duma
Vervanging merk aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie en investerings- en reclamefunctie. Merkhouder kan zich er op grond van artikel 5 Merkenrichtlijn en 9 Merkenverordening tegen verzetten dat een derde zonder zijn toestemming alle aan dat merk gelijke tekens verwijderd en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren - in dit geval vorkheftrucks - met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de EER waar die waren nooit eerder werden verhandeld. Door een handelswijze als in het hoofdgeding wordt merkhouder het wezenlijke recht ontzegd de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER te controleren. Er is bovendien sprake van aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie en investerings- en reclamefunctie van het merk. De relevante consument zal - ondanks de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de vorkheftrucks - deze blijven beschouwen als Mitsubishivorkheftrucks. Dat de waren van de merkhouder in de handel zijn gebracht voordat de merkhouder die waren onder zijn merk in de handel heeft gebracht, zodat de consument die waren zal kennen voor ze te kunnen associëren met dat merk, belemmert bovendien in aanzienlijke mate het gebruik van dat merk door de merkhouder ter verwerving van een reputatie die consumenten kan aantrekken of aan hem kan binden en als element ter bevordering van de verkoop of als instrument van commerciële strategie. Voorts ontnemen dergelijke handelingen de houder de mogelijkheid om de economische waarde van de van het merk voorziene waar en aldus zijn investering te gelde te maken door een eerste verhandeling in de EER. Door inbreuk te maken op de functies van het merk, zijn de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de waren door een derde, zonder toestemming van die merkhouder, met het oog op invoer of verhandeling van die waren in de EER en ter omzeiling van het recht van de merkhouder om de invoer van de van zijn merk voorziene waren te verbieden, in strijd met de doelstelling een onvervalste mededinging te waarborgen.
IEPT20110922, HvJEU, Interflora v Marks & Spencer
Reclamefunctie niet, investeringsfunctie mogelijk wel aangetast door gebruik merk als Adword. Geschil omtrent het gebruik van het merk Interflora als Adword door Marks & Spencer. Het Hof van Justitie overweegt allereerst dat de tekst van de Merkenrichtlijn en de arresten van het Hof sinds Arsenal/Reed (IEPT20021112) aangeven dat de herkomstaanduidingsfunctie van het merk niet de enige functie is die voor bescherming in aanmerking komt. Het Hof oordeelt dat het gebruik van een merk als Adword kan worden verboden wanneer dit gebruik een van de functies van het merk kan aantasten. Het Hof stelt in het kader van de reclamefunctie vast dat in het Google-Adwords-arrest (IEPT20100323) reeds is geoordeeld dat deze functie niet wordt aangetast door het gebruik van een merk als Adword. De investeringsfunctie van het merk kan wel worden aangetast door het gebruik als Adword, en wel indien dit het gebruik van het merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort. De houder van een bekend merk kan een concurrent bovendien verbieden om zijn merk te gebruiken als Adword wanneer die concurrent daarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk trekt, of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of aan die reputatie doet. Van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk (verwatering) is met name sprake indien het gebruik van Adwords ertoe bijdraagt dat het merk tot een algemene term verwordt (soortnaam). De houder van een bekend merk kan daarentegen niet verbieden dat concurrenten op basis van Adwords reclames laten verschijnen waarin een alternatief voor de waren of diensten van de houder van dit merk wordt voorgesteld, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van de houder van dat merk wordt aangeboden, zonder dat deze reclame tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van het bekende merk anderszins worden aangetast. Een dergelijk gebruik valt volgens dit arrest in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een “geldige reden”.
IEPT20090618, HvJEG, L’Oréal cs v Bellure
Verbod mogelijk bij afbreuk aan kwaliteitsgarantie-, communicatie-, investerings- en reclamefunctie. Procedure omtrent door Bellure verstrekte vergelijkingslijsten, waarin een gelijkenis werd vastgesteld tussen de geur van elk van de door Bellure aangeboden parfums met een door de merknaam aangeduid luxeparfum van L’Oréal. Het Hof oordeelt dat een merkhouder het gebruik van zijn merk in een vergelijkende reclame die niet voldoet aan alle voorwaarden voor geoorloofdheid kan verbieden ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk. Het Hof noemt als voorbeelden van overige merkfuncties de functie welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.
Afbreuk aan merkfuncties vereist voor opleggen verbod. Geschil omtrent het gebruik van het Opel-logo - dat zowel is ingeschreven voor auto’s als voor speelgoed - op een schaalmodel door Autec. Het Hof overweegt dat het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen alleen op grond van artikel 5 lid 1 sub a van de richtlijn kan worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk. Het is aan de verwijzende rechter om te bepalen of het gebruik afbreuk doet aan de functies van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk. Het is aan de verwijzende rechter om uit te maken of sprake is van afbreuk doet aan de functies van het merk van Opel, dat in casu overigens niet heeft gesteld dat het gebruik afbreuk doet aan andere functies van dat merk dan de wezenlijke functie ervan.
IEPT20041116, HvJEG, Anheuser Busch
Uitoefening merkenrecht beperkt tot gevallen waarin sprake is van afbreuk aan merkfuncties. Het aan het merk verbonden uitsluitende recht is verleend om de houder ervan de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen.
Herkomstfunctie omvat kwaliteitsgarantiefunctie. De wezenlijke functie van een merk houdt in dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden. Het merk dient de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan.
Inbreukmakend gebruik beperkt tot afbreuk merkfuncties. De uitoefening van het merkenrecht moet beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen.
IEPT20020618, HvJEG, Philips v Remington
Herkomstfunctie omvat kwaliteitsgarantiefunctie. De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, zodat dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden; om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan.
Samenhang herkomstfunctie en kwaliteitsgarantiefunctie. Het merkrecht is een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging, dat het verdrag wil vestigen en handhaven. In een dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun producten of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidende tekens bestaan, met behulp waarvan die producten en diensten kunnen worden geïdentificeerd. Om deze rol te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle met dat merk voorziene producten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan. Het merkenrecht verschaft de merkgerechtigde het recht het merk te gebruiken om een product als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door producten te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien. Bij het bepalen van de precieze draagwijdte van dit recht moet rekening worden gehouden met de wezenlijke functie van het merk, welke erin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, zodat hij dat product zonder gevaar voor verwarring van producten van andere herkomst kan onderscheiden.
Hoge Raad
Oordeel Hof dat afbreuk is aan herkomstfunctie en kwaliteitsfunctie niet onjuist en niet onbegrijpelijk. In BGH Shell/Walhout (IEPT19931220) ligt besloten dat gebruik van andermans merkverpakking voor eigen waar op één lijn te stellen is met aanbrengen van andermans merk op eigen waar ex artikel 2.20(2), aanhef en onder a BVIE. Vullen gastank zonder toestemming merkhouder is merkenrechtelijk gebruik in de zin van Shell/Walhout. Arresten Viking/Kosan (IEPT20110714) en Winters/Red Bull (IEPT20111215) maken dat niet anders. Oordeel hof dat sprake is van afbreuk aan merkfunctie Primagaz niet onjuist en niet onbegrijpelijk: eiseres heeft nagevulde gastank niet voorzien van een eigen etiket waardoor het publiek kan denken dat het in de tank aanwezige gas afkomstig is van Primagaz (herkomstfunctie) terwijl Primagaz noch de kwaliteit noch de veiligheid van dat gas kan waarborgen (kwaliteitsfunctie). Geen uitputting: gastank is eigendom gebleven van Primagaz en vertegenwoordigt geen zelfstandige economische waarde in merkenrechtelijke zin. Ook indien wel sprake zou zijn van uitputting zou Primagaz gegronde reden hebben zich tegen gebruik van merk te verzetten.
