Toegevoegde materie aangenomen

Hof Den Haag

IEPT20221018, Hof Den Haag, Novartis v Mylan
Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat EP 894 een oppositie- of nietigheidsprocedure niet zal overleven wegens toegevoegde materie (artikel 123(2) EOV). Oorspronkelijke aanvrage moet juist de dosering van 0,5 mg/d die EP 894 van de stand van de techniek onderscheidt en waarvan het klinisch voordeel in de aanvrage direct en ondubbelzinnig aan de gemiddelde vakman moet worden geopenbaard. Moet ervoor worden gehouden dat de gemiddelde vakman net als bij de press release het geval is, ook uit paragraaf 33 van de aanvrage zal begrijpen dat nog moet worden onderzocht of met de te onderzoeken behandeling klinisch voordeel optreedt. Onderscheid toetsingscriteria inzake toegevoegde materie (artikel 123(2) EOV) en nawerkbaarheid (artikel 83 EOV). Het antwoord op de vraag aan welke criteria een openbaarmaking in de oorspronkelijke aanvrage moet voldoen, is afhankelijk van de context waarin die vraag wordt gesteld. In het bijzonder is het van belang of die vraag wordt gesteld in het kader van de toegevoegde materie toets van artikel 123(2) EOV of in het kader van de nawerkbaarheidstoets van artikel 83 EOV. Daartussen dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt. Beide voorwaarden voor octrooieerbaarheid dienen een ander doel. Dat het er bij de beoordeling van toegevoegde materie – anders dan bij de beoordeling van nawerkbaarheid – niet om gaat of een gemiddelde vakman de onderbouwing voor een door de octrooihouder gesteld therapeutisch effect zal kunnen vinden in bepaalde informatie, maar of de gemiddelde vakman een effect waarmee hij nog niet bekend is, zelf direct zal afleiden uit die informatie.

IEPT20210316, Hof Den Haag, ASSIA v KPN en Nokia
Nietigheid wegens toegevoegde materie middels ‘intermediate generalisation’. Wijzigingen van een Europese octrooiaanvrage ingevolge artikel 123 lid 2 EOV slechts toegestaan binnen de grenzen van hetgeen de vakman, in aanmerking genomen zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum, rechtstreeks en ondubbelzinnig, impliciet dan wel expliciet, uit de oorspronkelijke aanvrage kan afleiden (de zogenaamde ‘disclosure-test’ of ‘gouden standaard’). Het in een conclusie opnemen van een kenmerk uit een bepaalde uitvoeringsvorm zonder de overige in verband met die uitvoeringsvorm geopenbaarde kenmerken mee te claimen, is een vorm van toegevoegde materie die ook wel wordt aangeduid als ‘intermediate generalisation’. Uitsluitend datgene wat de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis als het ware ‘vanzelf’ meeleest of logischerwijs voor hem daaruit voortvloeit, kan als (impliciet) geopenbaard worden beschouwd. De conclusies 1 en 16 van EP 456 bevatten toegevoegde materie omdat deelkenmerk 1k ten onrechte niet is beperkt tot niet-lineaire precoding (downstream) met de in EP 456 beschreven preferred precoder. De conclusies 1 en 16 bevatten (ook) toegevoegde materie doordat onafhankelijke energietoewijzing voor upstream transmissie niet uitsluitend in combinatie met niet-lineaire cancellation door middel van de geopenbaarde niet-lineaire canceller onder bescherming is gesteld.

IEPT20170523, Hof Den Haag, HP v Digital Revolution
Toegevoegde materie in tweede en derde hulpverzoek omdat wijze waarop van toekomstig gebruik printsysteem afhankelijke foutdetectiecodes niet in oorspronkelijke aanvrage te lezen is. Het tweede hulpverzoek leidt evenmin tot een geldige conclusie. Dit hulpverzoek bevat de verder beperkende maatregel dat af-fabriek het eerste validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden en het tweede validatieveld een foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die zich na een eerste gegevensoverdracht in het opslagdeel van het geheugen zullen bevinden. Voor zover het al technisch mogelijk zou zijn te voorspellen wat de tweede foutdetectiecode zal zijn - deze wordt immers berekend aan de hand van de gegevens die zullen worden opgeslagen, welke gegevens afhankelijk zullen zijn van de mate en wijze van het eerste gebruik van het printsysteem - dan is in elk geval niet in de oorspronkelijke aanvrage te lezen hoe die van toekomstig gebruik afhankelijke foutdetectiecode dan toch vooraf kan worden berekend, zodat deze reeds af-fabriek op het tweede validatieveld kan zijn opgeslagen. Aldus bevat die maatregel in elk geval toegevoegde materie. 

IEPT20160628, Hof Den Haag, B. Braun v Safemedic en Troge
Serieuze, niet te verwaarloze kans dat EP 487 door TKB in oppositieprocedure niet in stand wordt gehouden. Reeds ten aanzien van EP 486 dat zelfde oorspronkelijke aanvrage heeft als EP 487 geoordeeld dat sprake is van toegevoegde materie. De TKB heeft in zijn beslissing van 31 juli 2014 (T222/12) met betrekking tot EP 486 beslist dat uit de oorspronkelijke aanvrage - die dezelfde is als de oorspronkelijke aanvrage van EP 487 - volgt dat het hebben van een clamping element essentieel is voor de daarin geopenbaarde uitvinding en dat het weglaten van dat element in de conclusies toegevoegde materie oplevert.Niet valt aan te nemen dat diezelfde TKB ten aanzien van EP 487 tot een ander oordeel zal komen, ook in aanmerking genomen de vaste jurisprudentie van de Technische Kamers van Beroep van het EOB ter zake van res judicata (vergelijk T 051/08, r.o. 3 e.v.). Dat EP 486 andere conclusies heeft en betrekking heeft op een naaldbescherming met een transverse segment kan daaraan niet afdoen. Indien octrooi oppositieprocedure overleeft serieuze, niet te verwaarlozen kans dat octrooi wordt vernietigd in nationale nietigheidsprocedure. Weglaten “clamping means” zorgt voor toegevoegde materie.

Rechtbank

IEPT20240403, Rb Den Haag, High Point v KPN
Beperkte B3-versie wordt alsnog getroffen door nietigheidsbezwaar van toegevoegde materie. De uitspraken die over de B1-versie zijn in kracht van gewijsde. Voor zover de tekst in de B3-versie niet is gewijzigd, en er over een dergelijke niet gewijzigde maatregel/kenmerk al een eindbeslissing is gegeven in 2010, is de rechtbank daaraan gebonden. De centraal beperkte versie wordt getroffen door KPNs toegevoegde materie bezwaar. Het centraal beperkte B3-telecomoctrooi is nietig. 

IEPT20231108, Rb Den Haag, IHC v ITREC en Huisman

De nietigheids-, inbreuk- en schadevergoedingszaak zijn rol-gevoegd. Twee octrooien met betrekking tot marien pijplijnlegsysteem worden vernietigd; Eén octrooi niet geldig bevonden wegens gebrek aan nieuwheid/inventivitiet; De tekst van het andere octrooi zoals dit luidt na afstand bevat toegevoegde materie. Volgconclusies nietig. Dit kan door hulpverzoeken niet worden geheeld. Vanwege het onterecht gelegde beslag is er schade ontstaan: Het is voldoende aannemelijk geworden dat IHC schade heeft geleden door het beslag. Partijafspraak over proceskosten (€150.000) moet worden verdeeld over de drie rolgevoegde zaken: €60.000 voor de nietigheid, €60.000 voor de inbreuk en €30.000 voor de schadevergoedingszaak.

IEPT20201111, Rb Den Haag, MSD v Wyeth
Toegevoegde materie hulpverzoeken. Ongeldigheid verondersteld van conclusies zoals verleend nu Wyeth de geldigheid daarvan niet verdedigt. Rechter aan wie hulpverzoek wordt voorgelegd dient dan de voorgestelde beperking(en) aan de voorwaarden die gelden voor wijziging na verlening te toetsen (Vgl. HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:650 (HP/Digital Revolution), r.o. 3.4.12.). Hulpverzoeken kunnen geen geldigheid verschaffen omdat sprake is van ongeoorloofde toegevoegde materie (artikel 75(1) (c) ROW, artikelen 123(2) en 138(1)(c) EOV). De ‘disclosure test’, ook wel ‘gouden standaard’: of de gemiddelde vakman als gevolg van een (voorgestelde) wijziging (hier: door middel van een hulpverzoek), technisch relevante informatie verschaft wordt, die hij met zijn algemene vakkennis, niet rechtstreeks en ondubbelzinnig, impliciet dan wel expliciet uit de oorspronkelijk ingediende aanvrage en, in dit geval tevens, uit de afgesplitste aanvrage, kan afleiden. Daarbij dient de gehele aanvrage in aanmerking te worden genomen. Behoort tot de algemene vakkennis van de vakman (algemeen formuleringsdeskundige, of een formuleringsdeskundige op het specifieke gebied van vaccins) om zeer behoudend te werk te gaan bij het formuleren van een vaccin, waarbij de vakman er naar zal streven om die formulering zo simpel mogelijk te houden. Dit gelet op het bijzonder karakter van vaccins waarbij bijwerkingen in het algemeen niet acceptabel zijn. De vakman wordt als gevolg van de toevoeging van kenmerk 1.f in de hulpverzoeken, technisch relevante informatie verschaft – dat de hulpstoffen genoemd in kenmerken 1.d, e en f (respectievelijk een buffer, een aluminiumzout en een surfactant) gecombineerd in één formulering, silicone-geïnduceerde aggregatie van pneumokokkenpolysacharide-eiwitconjugaten remmen – welke hij, gebruik makend van zijn algemene vakkennis, niet rechtstreeks en ondubbelzinnig, impliciet dan wel expliciet uit de oorspronkelijk aanvragen kan afleiden, zodat sprake is van ongeoorloofde toegevoegde materie.

IEPT20200513, Rb Den Haag, DTS v Samsung

Derde uitvoeringsvorm (bestuderingssysteem heeft toegang tot opslaglocaties) WO 752 is geen uitvoeringsvorm van uitvinding waarvoor octrooi is verleend in EP 099. Deelkenmerk 1.5 conclusie 1 EP 099 bevat toegevoegde materie ten opzichte van aanvrage WO 752: door DTS aangehaalde passages zien op de derde uitvoeringsvorm die niet onder beschermingsomvang verleende conclusies valt, uit WO 752 af te leiden dat de beveiliging van transacties wordt bereikt door de authenticatiegegevens op te slaan op een opslaglocatie in het BIOS of afgeschermd van het besturingssysteem door het BIOS, voor zover deelkenmerk 1.5 claimt dat authenticatiegegevens ook opgeslagen kunnen zijn in “any other secure location” is sprake van ontoelaatbare toegevoegde materie. 

IEPT20170906, Rb Den Haag, Becton v B.Braun
Conclusie 1 EP 556 nietig door toegevoegde materie. Vakman kan “recess (32) of the catheter hub (13)” in de betekenis van een uitsparing aan de buitenzijde van de katheterkern niet direct en ondubbelzinnig afleiden uit oorspronkelijke aanvrage. […] het maar de vraag is of de vakman bij het lezen van de zin ‘a recess (32) of the catheter hub (13)’ zal denken aan een uitsparing aan de buitenzijde van de katheterkern komt doordat hij bij het lezen van de andere delen van de aanvrage juist op het spoor wordt gezet van een uitsparing aan de binnenzijde van de katheterkern. In de aanvrage wordt namelijk als het gaat om het vasthouden van de arm (42) steeds gesproken over ‘an inner channel, recess, slot or undercut’ van de katheterkern (zie [0124] over de figuren 61 tot en met 63 en [0179] en [0184] over de figuren 103 tot en met 105). […] Los daarvan, als de vakman toch zou denken aan een uitsparing aan de buitenzijde van de katheterkern, leert de aanvrage hem voor een belangrijk deel niet hoe de inrichting dan vorm gegeven moet worden. De vakman kan alleen uit paragraaf [0036] en de tekeningen 103 tot en met 105 met de daarbij behorende beschrijving in paragrafen [170] tot en met [184] van EP 556 A1 iets afleiden over de constructie van een katheter waarin een aan de naaldval verbonden arm met een uitsteeksel samen met een uitsparing in de katheterkern ervoor zorgen dat het naaldbeschermingsdeel en de katheterkern aan elkaar verbonden blijven. Uit die delen van EP 556 A1 maakt de vakman enkel op hoe de constructie eruit kan zien als het uitsteeksel op de aan de naaldval verbonden arm losmakelijk wordt gehouden door een uitsparing aan de binnenzijde van de katheterkern. Niet valt in te zien hoe de vakman vanuit die constructie zonder undue burden de aan de naaldval verbonden arm met uitsteeksel naar de buitenzijde van de katheterkern zou kunnen brengen. […]. de vraag of vakman passage “Hence, as the needle trap moves inward to entrap the needle tip, the arm also moves inward” zo zou lezen dat uitsparing zich op andere plaats dan binnenzijde bevindt. Het is met andere woorden op zijn minst genomen discutabel of de vakman die zin zo zou lezen dat de uitsparing zich ook op een andere plaats dan aan de binnenzijde van de katheterkern zou kunnen bevinden.

IEPT20170512, Rb Den Haag, Biogen v Celltrion
Kans te groot dat octrooi EP 313 voor behandeling chronische lymfatische leukemie ongeldig wordt bevonden in bodem- of oppositieprocedure om daarop verbod te baseren. Weglating wekelijkse dosering uit aanvrage leidt tot toegevoegde materie. De voorzieningenrechter overweegt dat Example 3 van de aanvrage een doseringsregime beschrijft voor de behandeling van CLL met rituxima in een aanvangsdosis  van 375 mg/m2 opgevolgd met 3 keer dezelfde wekelijkse dosis liggend tussen 500-1500 mg/m2. Hoewel de geclaimde dosis letterlijk gezien in het voorbeeld te lezen is, kan die naar voorlopig oordeel niet los worden gezien van de context: wekelijkse toediening. Het is voor de gemiddelde vakman immers evident dat, tenzij sprake is van een eenmalige dosis of juist continue dosis (bijvoorbeeld via een (zeer) langdurig infuus of in het theoretische geval dat een geneesmiddel niet zou worden afgebroken in het lichaam), de frequentie van toediening zonder meer van groot belang is voor de effectiviteit van een geneesmiddel, naast de vraag hoeveel er dan met die frequentie wordt toegediend. Celltrion c.s. wijst er bovendien terecht op dat bevestiging van die gedachte ook in de aanvrage is terug te vinden op p. 6, r. 15-17, waar het verband wordt gelegd tussen de frequentie van toediening en de “dosage administered”: “Such administration may be effected by various protocols, e.g., weekly, bi-weekly, or monthly, dependent on the dosage administered and patient response”. Anders gezegd, de toe te dienen dosis van 500-1500 mg/m2 rituximab is naar voorlopig oordeel onlosmakelijk verbonden met de frequentie waarmee die dosis wordt toegediend. Het maakt immers nogal wat uit voor de effectiviteit van de behandeling of die dosis dagelijks, wekelijks, twee-wekelijks, maandelijks of over nog langere (of juist kortere) periodes wordt toegediend. Vakman zou uit de aanvrage niet begrijpen dat de goede resultaten van Example 3 kunnen worden geëxtrapoleerd naar twee-wekelijkse of maandelijkse behandeling. Zoals hiervoor reeds overwogen, is het niet alleen evident dat dergelijke uiteenlopende toedieningscycli andere doseringen met zich zullen brengen, het staat zelfs in dezelfde zin als waar Biogen c.s. zich op beroept. Ofschoon in de rechtspraak enige mate van extrapolatie van de resultaten in een voorbeeld geoorloofd wordt geacht , gaat de hier in feite betoogde extrapolatie van wekelijks naar twee-wekelijks of maandelijks te ver. Een gemiddelde vakman zou op basis van Example 3 noch de rest van de aanvrage, begrijpen dat een dergelijke behandeling nog effectief zou zijn.

IEPT20150715, Rb Den Haag, Resolution v Shionogi

Toegevoegde materie - gedeeltelijke nietigheid conclusie 1 en ABC: het in conclusies 1 en 2 van EP 471 geclaimde zuur van rosuvastatine. Een combinatie van specifieke R1-, R2-, R3- en X-posities van rosuvastatine met een waterstof-ion (H+) op de R4--positie is in de aanvrage niet direct en ondubbelzinnig te lezen.