Waren- of dienstenclassificatie merken

Print this page
Auteur:
Th.C.J.A. van Engelen, N.F. de Bruin

  naar IE-Beginselen   

 

 

Hof van Justitie EU

 

 IEPT20200916, HvJEU, Edison

Waren- of dienstenclassificatie dient voldoende duidelijk en nauwkeurig te zijn. De aanvrager dient in zijn merkaanvraag de waren waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig moet omschrijven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen. Conform arrest van 19 juni 2012 (IEPT20190612).

 

IEPT20200304, HvJEU, Tulliallan Burlington v EUIPO

Arresten over waren- of dienstenomschrijving hebben geen terugwerkende kracht, ontbreken aanduiding staat niet aan associatie in de weg. Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te constateren dat het ontbreken van enige specifieke aanduiding inzake de waren die kunnen worden verkocht in de verschillende winkels waaruit een winkelgalerij als de door de oudere merken aangeduide winkelgalerij bestaat, in de weg stond aan elke associatie tussen deze winkels en de door de aangevraagde merken aangeduide waren. Dit zou betekenen dat het oudere merk niet in oppositie kan worden ingeroepen om te vermijden dat eenzelfde of een soortgelijk merk wordt ingeschreven voor soortgelijke waren of diensten, en dat het oudere merk bijgevolg elk onderscheidend vermogen wordt geweigerd, ook al is het nog steeds ingeschreven en is het niet nietig verklaard op een van de in verordening nr. 207/2009 genoemde gronden. In het Praktiker-arrest (IEPT20050707) (inzake winkelgalerijdiensten) is weliswaar geoordeeld dat van de aanvrager dient te worden verlangd dat hij de waren of soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben specificeert, maar dit arrest heeft geen betrekking op bescherming die wordt verleend door op de datum van dat arrest ingeschreven merken zoals de merken in casu. Uit dat arrest blijkt bovendien niet dat een oppositie ex artikel 8 lid 1 onder b Uniemerkenverordening enkel kan worden afgewezen door eenvoudigweg te stellen dat er geen enkele specifieke aanduiding is van de waren waarop de onder het oudere merk aangeboden detailhandelsdiensten betrekking kunnen hebben.

 

IEPT20200129, HvJEU, Sky v Skykick

Onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten is een weigeringsgrond, maar geen nietigheidsgrond. Onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten maakt geen deel uit van uitputtende lijst van absolute nietigheidsgronden. In het IP-Translator-arrest (IEPT20120619) is geen aanvullende nietigheidsgrond erkend.

 

IEPT20190515, HvJEU, VM Vermögens Management

Waren- of dienstenomschrijving. In het IP-translator-arrest (IEPT20120619) is geoordeeld dat het gebruik van algemene benamingen van hoofdklassen van de classificatie van Nice alleen toelaatbaar is voor zover deze voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Houders van vóór 22 juni 2012 aangevraagde Uniemerken die voor een volledige klasseomschrijving van de Classificatie van Nice zijn ingeschreven, hebben de mogelijkheid gekregen te verklaren dat zij op de datum van indiening het voornemen hadden bescherming aan te vragen voor nog andere waren of diensten dan die welke onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving vallen, op voorwaarde dat de aldus aangewezen waren of diensten voorkomen op de alfabetische lijst voor die klasse van de op de datum van indiening geldende versie van de Classificatie van Nice. Merken waarvoor geen verklaring is ingediend, worden vanaf 24 september 2016 geacht alleen betrekking te hebben op de waren en diensten die voor de desbetreffende klasse van de Overeenkomst van Nice onder de letterlijke betekenis van de benamingen van de klasseomschrijving vallen. De houder van het merk VERMÖGENSMANUFAKTUR  heeft in 2016 een dergelijke verklaring ingediend. Haar argument dat het merk VERMÖGENSMANUFAKTUR (van vóór IP-translator-arrest) bij litigieuze beslissing van 2015 enkel voor diensten die onder letterlijke betekenis van de klasseomschrijvingen van klassen 35 en 36 vallen nietig is verklaard, faalt. Het merk was op dat moment beschermd voor alle diensten uit die klassen en dus door Kamer van Beroep nietig verklaard voor alle diensten van de klassen 35 en 36.

 

IEPT20190411, HvJEU, ÖKO-Test v Dr. Liebe

Gebruik individueel ‘testlabel’-merk voor waren waarvoor merk niet is ingeschreven. Houder van een ‘testlabel’-merk (voor consumenteninformatie en –advies) kan zich op grond van artikel 9(1)(a) en (b) (oud) GMeV en artikel 5(1)(a) en (b) Mrl 2008 niet verzetten tegen derde die teken aanbrengt op geteste waren die niet soortgelijk zijn aan de ingeschreven waren of diensten. De houder van een bekend individueel merk bestaande uit een testlabel kan zich ertegen verzetten dat een derde een teken dat gelijk is met het merk aanbrengt op waren die noch dezelfde noch soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, indien is aangetoond dat deze derde daardoor ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan de reputatie van dat merk en de derde niet heeft aangetoond dat er een geldige reden is voor het aanbrengen van dat teken.

 

IEPT20171011, HvJEU, EUIPO v Cactus

Arresten over waren- of dienstenomschrijving hebben geen terugwerkende kracht. Arresten CIPA v Registrar (IEPT20120619) en Praktiker Bau v Deutsche Patent und Markenamt (IEPT20050707) hebben geen betrekking op oudere merken die voor de datum van die arresten geregistreerd waren.


IEPT20170216, HvJEU, Brandconcern v Scooters India
Arresten over toelichting inschrijvingsaanvraag hebben geen terugwerkende kracht. Geen onjuiste rechtsopvatting GEU door Scooters India bescherming toe te kennen voor alle in de alfabetische lijst van klasse 12 vermelde waren: de regel uit het arrest CIPA v Registrar (IEP20120619), strekkende tot toelichting van de inschrijvingsaanvraag, is niet van toepassing op merkinschrijvingen van vóór dat arrest.

 

IEPT20140710, HvJEU, Netto Marken-Discount v Deutsches Patent und Markenamt

Samenbrengen van diensten kan dienst zijn indien duidelijk en nauwkeurig geformuleerd. Het samenbrengen van diensten zodat de consument deze gemakkelijk kan vergelijken en verwerken, kan vallen onder het in artikel 2 van de Merkenrichtlijn bedoelde begrip “diensten”. Hierbij is vereist dat een merkenaanvraag voor een dienst van samenbrenging van diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig is geformuleerd opdat de bevoegde autoriteiten en de andere marktdeelnemers kunnen weten welke diensten de aanvrager voornemens is samen te brengen.

 

IEPT20120619, HvJEU, CIPA v Registrar

Waren- of dienstenclassificatie dient voldoende duidelijk en nauwkeurig te zijn. Waren- of dienstenclassificatie dient voldoende duidelijk en nauwkeurig te zijn; algemene benamingen van hoofdklassen toelaatbaar; keuze binnen hoofdklasse in beginsel vereist.Toelaatbaar proefproces: daadwerkelijk ingediende merkaanvrage en objectieve behoefte verwijzende rechter, inherent aan oplossing van voorgelegd geschil.

 

IEPT20050707, HvJEG, Praktiker v Deutsche Patent und Markenamt

Toelichting waren in inschrijvingsaanvraag voor detailhandelsdiensten noodzakelijk. Het begrip “diensten” in de zin van de Richtlijn, omvat de diensten die in het kader van de detailhandel in waren worden verricht. Voor de inschrijving van een merk voor deze diensten is het niet noodzakelijk de betrokken dienst(en) concreet te omschrijven. Een nadere omschrijving van de waren of soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben, is daarentegen wel noodzakelijk.

 

Benelux Gerechtshof 

 

IEPT20210315, BenGH, BXT v GiGi

Een juiste warenomschrijving is niet van betekenis bij een beroep op oudere merken in een oppositie tegen een Benelux-depot. Artikel 2.5bis BVIE niet van betekenis voor de beantwoording van de vraag of GiGi met een beroep op haar oudere merken met succes oppositie kan instellen tegen de inschrijving van het Benelux-depot van BXT.

 

Gerechtshoven

 

IEPT20180731, Hof Den Haag, Saepio

Niet ingeschreven voor beveiligingsdiensten. Voor beveiligingsdiensten is het beeldmerk niet als merk gedeponeerd. Dat betekent dat Saepio geen daarop gebaseerde vorderingen kan instellen.