BVIE-wetgever heeft voor strengere maatstaf dan Handhavingsrichtlijn en TRIPs gekozen betreft winstafdracht

AGM maakt inbreuk op Model-04 en op auteursrechten ten aanzien van ontwerp model: AGM-scooters wekken bij de geïnformeerde gebruiker eenzelfde algemene indruk als Model-04. Motor Mania is gerechtigd Model-04 te handhaven: overdracht Model-04 van MM-Exclusief aan [naam 1] heeft niet gedurende faillissement van MM-Exclusief plaatsgevonden en is dus rechtsgeldig. Vorderingen Motor Mania grotendeels toegewezen: Motor Mania heeft voldoende belang bij toewijzing inbreukverbod. Gevorderde opgave en recall eveneens toegewezen. Vordering tot winstafdracht toegewezen voor zover zij betrekking heeft op de door AGM na 2 mei 2023 verhandeling van AGM-scooters genoten winst: vereiste van kwade trouw (art. 3.17 lid 4 BVIE) niet in strijd met art. 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn en art. 45 lid 2 TRIPS-overeenkomst. Tot datum arrest Hof Den Haag (2 mei 2023) geen sprake kwade trouw. Na 2 mei 2023 wel sprake van kwade trouw. Tevens vordering tot schadevergoeding toegewezen, verwijzing naar schadestaatprocedure.

WINSTAFDRACHT

Motor Mania houdt zich bezig met in- en uitvoer van en handel in scootermodellen/accessoires daarvan. Zij heeft een exclusieve auteurs/modelrechtlicentie van Multimox gekregen om Model01 t/m Model04-scooters te verhandelen. Asian Gear en Valdemi zijn een groothandel in (brom)fietsen en verhandelt sinds 2006 Sanyang-scooters waaronder diverse Retro-modellen. Na verlof heeft Motor Mania conservatoir afgiftebeslag gelegd op 200 AGM-scooters. Na beroep op Chinese modelregistratie heeft Motor Mania het beslag onder voorbehoud van rechten opgeheven.

Bij het EUIPO heeft AGM nietigheidsprocedures gestart en voortgezet bij het Gerecht EU, waaruit volgt dat Model-02 en Model-04 geldig zijn. Sanyang heeft (vertegenwoordigd door dezelfde advocaat als AGM) die modellen met succes opgeëist (IEPT20210811). Als gevolg van het hoger beroep is de definitieve uitkomst dat de Gemeenschapsmodellen weer op naam van Multimox zijn gesteld. IEPT20230502.

Winstafdracht kan worden toegewezen, tenzij inbreukmakend gebruik niet te kwader trouw is of omstandigheden van het geval tot zo'n veroordeling geen aanleiding geven.

Het betoog van Motor Mania dat het vereiste van kwader trouw (3.17 lid 4 BVIE) buiten beschouwing dient te worden gelaten omdat het in strijd zou zijn met artikel 13 lid 1 Handhavingsrichtlijn en 45 lid 2 TRIPS, wordt verworpen. Uit de laatste bepalingen volgt dat de rechter ook winstafdracht kan gelasten wanneer inbreukmaker niet wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde. De BVIE-wetgever heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en is expliciet gekozen dat winstafdracht enkel mogelijk te maken indien de inbreukmaker ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van inbreukmakend karakter hiervan en te kwader trouw handelde.

Er is gekozen voor een strengere maatstaf voor de toewijzing van winstafdracht dan mogelijk gemaakt door Handhavingsrichtlijn en TRIPS. Tot aan datum van het Hof-arrest in de Sanyang-procedure (2 mei 2023) was er van kwade trouw geen sprake. De rechtbank in eerste aanleg had immers geoordeeld dat Sanyang als ontwerper moest worden beschouwd.

Motor Mania vordert met succes dat AGM wordt verboden in de EU inbreuk te maken op Model-04. Opgaveplicht en terugroeping op straffen van dwangsommen van €15.000 per scooter of €5.000 per dag(deel) met een maximum van €500.000. Proceskostenveroordeling: €31.469,71.

IEPT20240410, Rb Den Haag, Motor Mania v Asian Gear

Lees oorspronkelijke uitspraak hier

ECLI:NL:RBDHA:2024:4751