De of een wezenlijke waarde?

B9 10442. Hoge Raad, 14 oktober 2011, conclusie A-G Verkade in zaak 10/02367 HR, Trianon Productie B.V. tegen Revillon Chocolatier (met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird).

Merkenrecht. Conclusie Verkade in het  (internationale) geschil over het vormmerk chocoladestaafje van Revillon (afb. links). “Gestreden wordt over het al dan niet onderscheidend vermogen van deze vorm, en over de vraag of de vorm al dan niet een wezenlijke waarde aan de waar geeft, zodat deze van merkbescherming uitgesloten zou zijn.”

Het hof Den Bosch oordeelde eerder dat het staafmerk “niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, maar daaraan door zijn originele verschijning een waarde toevoegt, waardoor het onderscheidend vermogen bezit” en dat “de wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie.” Het hof concludeerde, net als de rechtbank, dat Trianon met haar chocoladestaafje  inbreuk maakt op het staafmerk van Revillon.

A-G Verkade wijdt 33 pagina’s aan de grieven, gaat uitvoerig in op het onderscheidend vermogen van vormmerken en stelt, na een zeer geëlaboreerd betoog over geschiedenis en doctrine m.b.t. tot het merkenrechtelijke begrip ‘wezenlijke waarde’,  voor om vragen van uitleg te stellen aan het HvJ EU. Verkade zelf is daarbij zeer gecharmeerd van de gedachte om ‘de wezenlijke waarde’ te vervangen door ‘een wezenlijke waarde’.

3.52 (…) Dat zou kunnen leiden tot een uitleg, waarbij beslissend zou zijn of voor een deel van het publiek (bijv. ‘een niet te verwaarlozen deel’ of ‘een aanzienlijk deel’) de betrokken vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, of mede een wezenlijke waarde aan de waar geeft (wat er zij van andere waarden, zoals smaak, grondstoffen, ‘Fair Trade’-label e.d.).

3.53. Een benadering als bedoeld in nr. 3.52 zou m.i. goed,  zelfs: beter,  aansluiten bij de sinds 1989 geldende Unierechtelijke verwoording van de regel, die , anders dan de voorafgaande Benelux-regeling, niet spreekt over ‘de wezenlijke waarde’, maar over ‘een wezenlijke waarde’. In dit systeem is er geen noodzaak meer om te kiezen voor één wezenlijke waarde (en wel: ‘de meest wezenlijke’), maar volstaat de constatering dat voor een (voldoende relevant) deel van het publiek, juist, of óók, de betrokken vormgeving van wezenlijke waarde is.

3.54. Deze benadering zou m.i. ook goed aansluiten bij de door het Hof van Justitie in het Philips/Remington-arrest aangeven ratio voor de uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de hier bedoelde vormen.

(…) 3.71. De door het cassatiemiddel (en het verweer daartegen) opgeroepen kwesties zouden kunnen leiden tot de volgende aan het MvJ EU voor te leggen prejudiciële vragen.

1. Dienen de woorden ‘een wezenlijke waarde’ in de context van ‘een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van art. 3 (1) (e) (iii) MRl, uitgelegd te worden in die zin dat zij gerelateerd zijn aan het motief of de motieven voor de aankoopbeslissing?

2. Is van ‘een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van art. 3 (1) (e) (iii) MRl.
(a) slechts sprake indien die vorm beschouwd wordt als de meest wezenlijke (of voornaamste, of overwegende) waarde (in vergelijking tot andere waarden, zoals, bij voedingswaren, smaak en substantie), of
(b) kan een vorm als waarde ook wezenlijk geoordeeld worden, naast aanwezigheid van andere, eveneens als wezenlijk (voornaam) te beoordelen waarden (zoals smaak en substantie)?

3. (a) Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de (volgens de rechter aanwezig geachte) opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek?, of

(b) kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek, dat een vorm als waarde ook wezenlijk (voornaam) geoordeeld worden, naast aanwezigheid van andere, eveneens als wezenlijk (voornaam) te beoordelen waarden, volstaat om deze als ‘wezenlijk’ in de zin van voormelde Richtlijnbepaling te kwalificeren?

4. Indien het antwoord of vraag 3 luidt in de onder (b) bedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek gesteld te worden (bijv.: ‘een niet te verwaarlozen deel’ of ‘een aanzienlijk deel’, of een nog andere eis)?

Lees de conclusie hier.