De toevoeging NCRV maakt verwarring onaannemelijk

B9 11677. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 25 september 2012, 408571/KG ZA 11-1430, Stichting Paperclip tegen NCRV (met dank aan Wim Maas, Deterink en Marc de Kemp, Houthoff Buruma).

Merkenrecht. NCRV is het dominerende element van het teken NCRV Paperclip, waardoor van verwarring met het oudere merk Paperclip geen sprake is. Hoger beroep na vzr. Rb. Den Haag, 31 januari 2012, B9 10733.  Eiser, de stichting Paperclip, organiseert dance events en clubfeesten in de regio Eindhoven en is licentienemer van het Benelux-woordmerk Paperclip. De stichting maakt bezwaar tegen de registratie en het gebruik van het Benelux woordmerk paperclip door de NRCV voor het op het (niet meer bestaande) radioprogramma Paperclip Radio gebaseerde Paperclip Magazine. Na sommatie door de stichting heeft de NRCV de classificatie bij het woordmerk beperkt en aangepast. De voorzieningenrechter wees de vorderingen van de stichting Paperclip af eerder af omdat de onvoorwaardelijke toezegging van de NCRV om het teken Paperclip alleen nog te gebruiken in combinatie met het logo of de naam NCRV er naar zijn mening voor zorgde dat er geen sprake meer was van gelijke tekens. Ook het beroep op ‘omgekeerd verwarringsgevaar’ (dat de dance events geassocieerd gaan worden met de NCRV) werd afgewezen, aangezien artikel 2.20 sub b BVIE alleen bescherming zou beiden tegen ‘verwarring met het merk’.

Het hof bekrachtigt dat vonnis waarvan beroep. “Het hof acht, met de voorzieningenrechter, de genoemde omstandigheden voldoende om er voorshands van uit te gaan dat NCRV in de toekomst alleen nog het teken NCRV Paperclip zal gebruiken en acht geen reeële dreiging aanwezig dat NCRV nog het teken Paperclip (magazine) “sec” zal gebruiken. (…) Dat aan haar toezegging geen boete (bij overtreding) is verbonden, is onvoldoende reden om anders te oordelen.”

Daarnaast oordeelt het hof dat het woord NCRV het dominerende en onderscheidende bestanddeel is van het teken NCRV paperclip , waardoor er geen relevante, althans zeer geringe overeenstemming is. Aan het aangevoerde Thomson Live-arrest  van het HvJ EU wijdt het hof geen nadere overwegingen.  Van verwarringsgevaar is naar oordeel van het hof geen sprake, ook omdat de NCRV het teken NCRV Paperclip gebruikt voor een online magazine voor vijftigers en zestigers en de stichting het merk Paperclip voor dancefeesten voor dertigers en veertigers.

1019h proceskosten: de kosten van het kort geding zouden niet zijn voorkomen als NCRV al voor de zitting in eerste aanleg de onvoorwaardelijk toezegging had gedaan om het teken niet meer zonder de toeging NCRV te gebruiken, aangezien deze toezegging de stichting nog niet ver genoeg ging. De 1019h proceskosten komen derhalve voor rekening van de stichting: €14.490.

Lees het vonnis hier.