B9 10715. HvJ EU, donderdag 26 januari 2012, conclusie A-G Jääskinen in de gevoegde zaken C-90/11 & C-91/11, Alfred Strigl tegen Deutsches Patent- und Markenamt & Securvita tegen Öko-Invest / Deutsches Patent- und Markenamt (prejudiciële vragen Bundespatentgericht).
Merkenrecht. Aardig geformuleerd door AG Jääskinen: “In deze zaken wordt het Hof verzocht om zijn rechtspraak over merken aan te vullen.” In de hoofdgedingen bestaan de litigieuze woordmerken uit verschillende elementen. Deze merken, in casu Multi Markets Fund MMF en NAI – Der Natur-Aktien-Index, bestaan beide uit een beschrijvende woordcombinatie die wordt voorafgegaan dan wel gevolgd door een lettercombinatie (afkorting) die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is en die overeenstemt met de beginletters van de woorden van de woordcombinatie.
“In deze zaken wordt het Hof verzocht om zijn rechtspraak over merken aan te vullen en, meer in het bijzonder, uitspraak te doen over de draagwijdte van de twee in artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95 genoemde weigerings- of nietigheidsgronden, zijnde, ten eerste, het ontbreken van elk onderscheidend vermogen en, ten tweede, de uitsluitende samenstelling uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de door het merk aangeduide waar of dienst. De afweging van de bescherming van de belangen van de merkaanvrager of merkhouder tegen de noodzaak om rekening te houden met de algemene belangen doet nog steeds vragen rijzen De vragen van het Bundespatentgericht strekken er in wezen toe de relevante elementen in kaart te brengen ter verduidelijking van de verhouding tussen deze twee soorten doelstellingen van het merkenrecht.
De prejudiciële vraag: Geldt de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b en/of sub c, van (merken)richtlijn 2008/95/EG ook voor een woordteken dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een niet-beschrijvende lettercombinatie, wanneer de lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de beschrijvende woorden daar deze afkorting uit de beginletters van deze woorden bestaat en het merk in zijn geheel daardoor kan worden opgevat als de combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken?
61. (…) Zoals ik hiervoor heb opgemerkt, vloeit de beschrijvende betekenis van de lettercombinatie, die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, in een dergelijk geval voort uit een globale beoordeling van het merk. Het beschrijvende karakter van deze lettercombinaties vloeit meer in het bijzonder voort uit de woorden van de woordcombinatie waarvan de beginletters de betrokken lettercombinaties vormen.
62. Het is echter helemaal niet noodzakelijk dergelijke lettercombinaties afzonderlijk of het merk in zijn geheel beschikbaar te houden, aangezien dit merk, dat in zijn geheel evenwel een beschrijvende betekenis heeft, niet uitsluitend bestaat uit dergelijke tekens of benamingen. Om die reden moet er voor de beoordeling van de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde merken een beroep worden gedaan op het criterium van het onderscheidend vermogen van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95.
63. Wat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een dergelijke combinatie van bestanddelen in de zin van punt b van dat artikel betreft, staat het aan de nationale rechter om na te gaan of de litigieuze merken, in hun geheel beschouwd, de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de door het merk aangeduide waren en diensten te onderscheiden van andere waren en diensten van een andere herkomst, kunnen garanderen. De kernvraag hierbij is of de combinatie van beschrijvende elementen en een in se niet-beschrijvend element, dat in de context van het betrokken merk toch beschrijvend is, een indruk kan wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de gewone aaneenvoeging van die bestanddelen.
64. Aangaande de globale beoordeling van een merk bestaande uit de nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die overeenstemt met de beginletters van de woorden van deze woordcombinatie, kom ik tot de conclusie dat de in se niet-beschrijvende lettercombinatie in deze specifieke context een beschrijvend karakter verkrijgt. Aangezien een door zulke bestanddelen gevormd merk niet uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95, moet op grond van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95 worden beoordeeld of het mogelijk is om een merk van dit type in te schrijven.
Conclusie: Gelet op al het voorgaande geef ik het Hof in overweging de door het Bundespatentgericht gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:
„Een woordmerk dat bestaat uit de nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, overeenstemt met de beginletters van de woorden van de woordcombinatie en daardoor door het relevante publiek wordt waargenomen als een afkorting van deze woordcombinatie, en dat in zijn geheel beschouwd dus kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken, moet worden getoetst aan de weigerings- of vernietigingsgrond van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en niet aan de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van deze richtlijn, aangezien een dergelijk merk niet uitsluitend uit beschrijvende tekens of benamingen bestaat.”
Lees de conclusie hier.
