A-G: Hof heeft ten onrechte merkenrechtelijke grondslag buiten beschouwing gelaten

Conclusie A-G Langemeijer, 7 september 2018.

Procesrecht. Karl Dungs is houder van het Uniewoordmerk DUNGS en maakt gebruik van de domeinnaam www.dungs.com. Eiser tot cassatie is houder van de domeinnaam dung nl en heeft ITT Holding B.V. en ITT Controls B.V. opgericht. Bij eindvonnis van 16 december 2015 (IEPT20151216) heeft de rechtbank Den Haag de gevorderde verklaring voor recht dat uitsluitend ITT Holding de rechthebbende en domeinnaamhouder van de domeinnaam ‘dungs.nl’ is afgewezen met veroordeling van de domeinnaamhouder in de proceskosten ex artikel 1019h Rv. Het hof Den Haag heeft bij arrest van 11 juli 2017 het vonnis vernietigd voor zover het de proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv betrof en voor het overige bekrachtigd met veroordeling van de domeinnaamhouder in de proceskosten conform het liquidatietarief. De conclusie van A-G Langemeijer strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het hof Den Haag.

“2.10 In dit geval vorderde de domeinnaamhouder een verklaring voor recht dat hij rechthebbende en domeinnaamhouder is, op de grondslag dat de merkhouder onrechtmatig handelt, althans ongerechtvaardigd wordt verrijkt, door de dreigende overdracht. Problematisch aan deze formulering is dat de vordering en de subsidiaire grondslag daarvan op twee verschillende feitelijke scenario’s berusten. Waar de uiteindelijke vordering (het petitum) aanknoopt bij de ‘status quo’ van het domeinnaamhouderschap,34 staat de subsidiaire grondslag van de vordering in het teken van de dreigende aantasting daarvan, namelijk de bevolen overdracht van de domeinnaam aan de merkhouder.35 Achter deze feitelijke inconsistentie schuilt ook een juridische misvatting, namelijk de gedachte dat de domeinnaamhouder de rechthebbende zou (kunnen) zijn reeds omdat de eventuele ontneming van zijn domeinnaam een onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking oplevert. Hierboven bleek al, dat een domeinnaam geen absoluut recht is. De heersende leer gaat ervan uit dat een domeinnaamhouder slechts gerechtigd is tot de registratie en het gebruik van zijn domeinnaam voor zover hij daarmee niet onrechtmatig handelt jegens derden.

2.11 De vraag is nu, of het hof de vordering op de subsidiaire grondslag mocht afwijzen, wegens deze, enigszins atypische formulering van het petitum.36 Zolang nog geen gevolg was gegeven aan de beslissing van de Geschillenbeslechter, bleef de domeinnaamhouder als zodanig geregistreerd staan: overeenkomstig de Geschillenregeling was de bestaande tenaamstelling ‘bevroren’. Het hof heeft in rov. 4.5 – overeenkomstig het partijdebat37 – de vordering aldus uitgelegd dat deze ertoe strekte, te voorkomen dat de merkhouder zich de domeinnaam laat overdragen op grond van de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter.38 Met deze uitleg was de zo-even bedoelde feitelijke inconsistentie tussen de uiteindelijke vordering (het petitum) en de daarvoor aangevoerde grondslag weggenomen. Verder is van belang dat − naar het hof zelf vaststelt − de merkhouder gemotiveerd heeft gesteld en de rechtbank heeft aangenomen dat de domeinnaamhouder door het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ inbreuk maakt op het DUNGS-merk (rov. 5.3) én dat grief V van de domeinnaamhouder zich daartegen keert (rov. 5.2). Daarmee staat m.i. vast dat (ook) in de procedure in hoger beroep het merkenrecht als potentiële grondslag van de vordering voorlag: niet omdat de domeinnaamhouder enig merkenrecht op het woordmerk DUNGS pretendeerde, maar omdat de domeinnaamhouder betwistte dat de houder van dat woordmerk op grond van diens rechten op dat woordmerk het recht had zich deze domeinnaam te laten overdragen.

2.12 Dat het niet-maken van merkinbreuk en ook anderszins niet onrechtmatig handelen zou kunnen leiden tot toewijzing van de vordering zoals door het hof uitgelegd, lijkt op zich tussen partijen niet of niet langer ter discussie te staan.39 Bij die stand van zaken had het hof die (indirecte) merkenrechtelijke grondslag, zo nodig met toepassing van art. 25 Rv, in zijn beoordeling moeten betrekken, tenzij moest worden aangenomen dat de domeinnaamhouder zijn vordering niet op die grondslag beoordeeld wilde zien. Dit laatste heeft het hof inderdaad aangenomen, hetgeen ik afleid uit zijn verwijzing in rov. 5.4 naar HR 15 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD6625, NJ 2002/228. Dat arrest maakt deel uit van een reeks arresten40 waarin is geoordeeld dat de rechter zijn beslissing op andere rechtsgronden mag baseren dan partijen hebben aangevoerd, tenzij de eiser zijn vordering uitsluitend beoordeeld wenst te zien op basis van een specifieke grondslag.41 In de vakliteratuur wordt echter betoogd dat de rechter dit laatste – exclusiviteit van de door de eiser aangevoerde grondslag(en) – niet spoedig mag aannemen, gelet op de beschermende strekking van art. 25 Rv.42 In het arrest van 15 februari 2002 ging het om vorderingen van huurders tot nietigverklaring van servicekosten-bedingen in huurovereenkomsten. De Hoge Raad oordeelde dat het hof die vorderingen aan art. 12 Huurprijzenwet had moeten toetsen, in plaats van aan art. 6 Huurprijzenwet, waarop de huurders hun vorderingen hadden gebaseerd, “nu geen grond bestaat voor de veronderstelling dat zij hun vorderingen uitsluitend op de grondslag van deze bepaling beoordeeld wensten te zien” (rov. 3.3).

2.13 Hoewel de uitleg van de gedingstukken in beginsel is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en hoewel de uitleg die het hof aan de desbetreffende stellingen van de domeinnaamhouder heeft gegeven als zodanig wel te volgen is43, meen ik toch dat de uitleg van de subsidiaire grondslag van de vordering onvoldoende begrijpelijk is in het licht van hetgeen in de gedingstukken is gesteld. Aangenomen dat het petitum berustte op een – voor de wederpartij kenbare – juridische misvatting omtrent het rechtskarakter van een domeinnaam (zie alinea 2.10 hiervoor), welke misvatting door het hof werd onderkend en met aanvulling van rechtsgronden kon worden rechtgezet (zie alinea 2.11 hiervoor), kan uit de stellingen van de domeinnaamhouder, zoals door het hof geparafraseerd in rov. 5.2, niet worden afgeleid dat de domeinnaamhouder, nadat hij door het hof op het spoor van de juiste rechtsopvatting was gezet, geen toewijzing van zijn vordering wenste op een (indirecte) merkenrechtelijke grondslag zoals hiervoor genoemd. Illustratief is, dat de domeinnaamhouder in hoger beroep de door hem bestreden merkenrechtelijke beoordeling van de rechtbank kwalificeerde als “ongevraagd” en “ten overvloede”: dat is iets anders dan ‘ongewenst’. Uit het feit dat de domeinnaamhouder, in antwoord op het merkenrechtelijke verweer van de merkhouder, de gestelde merkinbreuk uitvoerig gemotiveerd heeft betwist44 leid ik veeleer af dat in zijn visie óók de door hem verfoeide ‘merkenrechtelijke beoordeling’ tot toewijzing van de vordering had moeten leiden. In zoverre slagen de onderdelen 1.1 en 1.2 en kan de bestreden beslissing niet in stand blijven.”

Lees de conclusie hier.