A-G HvJEU: uitspraak op reconventionele vordering vereist voor nietigverklaring Uniemerk

Zaak C‑425/16. Raimund v Aigner. Conclusie A-G ampos Sánchez-Bordona

Merkenrecht. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geding tussen twee handelaars van kruidenmengsels voor toevoeging aan sterke alcohol met dezelfde benaming “Baucherlwärmer”. Raimund heeft hiervoor een Uniemerk ingeschreven en heeft een vordering wegens inbreuk op zijn merk ingesteld. Aigner heeft zich tegen deze vordering verzet door een exceptie van nietigheid van het merk op te werpen en twee jaar later een reconventionele vordering in te stellen. In beide gevallen voerde zij aan dat Raimund te kwader trouw was bij de aanvraag tot inschrijving van het teken, aangezien zij dat teken reeds gebruikte vóór de verkrijging van het merk door Raimund. Het geschil heeft geleid tot twee procedures, in eerste aanleg aanhangig bij de Oostenrijkse rechtbank voor het Uniemerk (Handelsgericht Wien)en in hoger beroep bij het Overlandesgericht Wien. Terwijl de reconventionele vordering nog aanhangig is in eerste aanleg, is in de procedure wegens merkinbreuk uitspraak gedaan in eerste aanleg en in hoger beroep en is de inbreuk afgewezen wegens een depot te kwader trouw. Het Oberste Gerichtshof moet uitspraak doen over de vraag of in de procedure wegens merkinbreuk rechtsgeldig uitspraak kon worden gedaan voordat was beslist over de reconventionele vordering en heeft hierover twee prejudiciële vragen gesteld.

A-G Campos Sánchez-Bordona geeft het HvJEU in overweging de vragen als volgt te beantwoorden:

"1) Artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een reconventionele vordering strekkende tot nietigverklaring van het Uniemerk op grond van de kwade trouw van de merkhouder bij inschrijving ervan is ingesteld, de rechter die kennis neemt van de hoofdvordering wegens inbreuk op dat merk deze bij exceptie opgeworpen nietigheidsgrond niet kan toewijzen tot uitspraak is gedaan op de reconventionele vordering.

2) De rechtbank voor het Uniemerk kan de vordering wegens merkinbreuk afwijzen op grond van de kwade trouw van de aanvrager van dat merk, wanneer minstens tegelijkertijd de reconventionele vordering strekkende tot nietigverklaring van dat merk op dezelfde grond wordt toegewezen. Het Unierecht verplicht deze rechtbank niet om voor de beslechting van de vordering wegens inbreuk te wachten totdat de beslissing over de reconventionele vordering definitief is geworden, maar verzet zich evenmin daartegen.”

Lees de conclusie hier.