A-G Van Peursem: afstandsleer past niet (meer) binnen systeem artikel 69 EOV

Octrooirecht. Cassatie tegen het arrest van het hof Den Haag van 16 februari 2016 (IEPT20160216). Zie ook het vonnis van 15 juli 2015 (IEPT20150715). Het hof oordeelde dat Shionogi inbreuk maakte op conclusie 1 van EP 471 voor  “Pyrimidinederivaten als HMG-CoA-reductase-inhibitoren”. A-G Van Peursem concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. Hierbij wordt uitvoerig ingegaan op de zogenaamde “afstandsleer” uit het arrest Van Benthem v Kool (IEPT20020329). De Hoge Raad zou volgens Van Peursem de onderhavige zaak kunnen aangrijpen om duidelijk te maken of de afstandsleer uit Van Benthem v Kool nog geldend recht is.

In citaten:

“Ik meen dat de afstandsleer stamt uit het tijdperk van de verlaten beschermingsomvangsleer van het wezen en niet (meer) past binnen de juiste toepassing van art. 69 EOV volgens het daarbij behorende Uitlegprotocol, zoals die langzamerhand ook in Nederland raakt uitgekristalliseerd. Omdat de uitvindingsgedachte naar geldend Nederlands octrooirecht niet langer uitgangpsunt is voor de bepaling van de beschermingsomvang, maar wel een gezichtspunt is dat daarbij een rol kan spelen, geloof ik dat praktisch gesproken tot een stelsel gekomen kan worden dat dicht in de buurt komt van de afstandsleer: je kan volgens mij wel art. 69 EOV-conform in het kader van het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte mee laten wegen of er volgens de gemiddelde vakman een intentie is geweest om de beschermingsomvang te beperken. Dat is op de keper beschouwd de methode die het hof heeft gehanteerd in het in onze zaak aangevallen arrest. Dit is een nuance anders dan de afstandsleer zoals we die kennen (geen aardverschuiving), maar zal in de praktijk qua uitkomst nogal eens overeenkomstige resultaten geven.” […]

2.27 Anders dan Pieroen, Hermans en De Lange (en ook bij herhaling Brinkhof, zie voor vindplaatsen voetnoot 12 van mijn conclusie in Bayer/Sandoz en de daar genoemde andere schrijvers van de lijn-Brinkhof) bepleiten en ook Resolution lijkt te betogen, dient volgens mij een achteraf bezien niet optimaal geredigeerd octrooi dus niet altijd zonder meer voor rekening en risico van de octrooihouder te komen (ook niet als “de fout” voorzienbaar was). In het geval voor de gemiddelde vakman namelijk duidelijk is dat een in (de conclusies van) het octrooi opgenomen beperking niet in lijn is met de uitvindingsgedachte (zonder dat daarvoor een in de totstandkomingsgeschiedenis aan te wijzen oorzaak is te onderkennen, die dit weer anders maakt; vgl. het hierna volgende “afsplitsingsvoorbeeld” van A-G Huydecoper in 2.28) – en er dus, zo is dan de onderliggende gedachte, een redelijke rechtszekerheid voor derden aanwezig is, juist omdat dit voor de vakman helder is – brengt een adequate bescherming van de octrooihouder volgens mij mee dat deze niet aan de (duidelijk niet bedoelde) beperking is gebonden. Dat wordt wel zo geformuleerd dat de verdienste van de uitvinding in beginsel richtinggevend zou moeten zijn voor de beschermingsomvang. Dat hierbij voorzichtigheid geboden is, behoeft wel geen nader betoog. […]

2.28 […] Waar de grens precies getrokken moet worden, is volgens mij niet in zijn algemeenheid te zeggen en zodoende van geval tot geval te beoordelen door de feitenrechter aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval. Dat lijkt een beetje een dooddoener, maar op het terrein van vaststelling van de beschermingsomvang heeft de feitenrechter in Nederland nu eenmaal een brede armslag gekregen volgens vaste rechtspraak van Uw Raad.

Een mogelijke voorlopige ondergrens lijkt te liggen bij het “weginterpreteren” van een deel van de conclusie – zelfs als voor de gemiddelde vakman uit beschrijving en tekeningen (en/of de uitvindingsgedachte, als gezichtspunt gehanteerd) duidelijk wordt dat de uitvinding daar niet op ziet. Dat is nu eenmaal de consequentie van het primaat van de conclusie bij de bepaling van de beschermingsomvang onder het vigerende stelsel van art. 69 EOV en het Protocol. Ook daar zal overigens niet iedereen het mee eens zijn.

Consequentie van de bepleite regel lijkt ook dat bij een geconstateerd gebrek aan duidelijkheid voor de vakman ten nadele van de octrooihouder moet worden uitgelegd. Telkens zal de feitenrechter als “countercheck” het oog moeten houden op de rechtszekerheid voor derden bij de hier aan de orde zijnde exercities.”

Lees de conclusie hier.