B9 10654.Vzr. Rechtbank Utrecht, 6 januari 2012, LJN: BV0403, Scorpio Beveiligingen Maarssen B.V (SBM) & De Kroon Beheer B.V. tegen Freeth Beveiligingen Maarssen B.V.
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Auteursrecht. SBM (Scorpio Beveiligingen Maarssen) tegen FBM (Freeth Beveiligingen Maarssen). Gedaagde Freeth, de nieuwe onderneming van de voormalig directeur-grootaandeelhouder (voor het faillissement en overname door De Kroon) en later werknemer van SBM, dient iedere inbreuk op het merkenrecht van De Kroon en het handelsnaam- en auteursrecht van SBM te staken en gestaakt te houden, en zich ‘meer in het bijzonder te onthouden van het voeren van een handelsnaam en/of logo met daarin de lettercombinatie FBM’. Gedaagde mag de naam Freeth Beveiligingen Maarssen wel gebruiken.
Freeth Beveiligingen heeft aangevoerd dat de vorderingen moeten worden afgewezen, nu zij inmiddels vrijwillig een andere handelsnaam heeft gekozen en haar surveillancewagens, kleding en briefpapier heeft voorzien van een nieuw logo (afbeeldingen in het vonnis). De voorzieningenrechter leidt echter uit deze stelling af dat Freeth Beveiligingen op zichzelf niet betwist dat zij heeft gehandeld in strijd met de door SBM c.s. aan haar vorderingen ten grondslag gelegde intellectuele eigendomsrechten dan wel onrechtmatig heeft gehandeld, maar zich op het standpunt stelt dat SBM c.s. geen belang heeft bij haar vorderingen nu zij de inbreuken c.q. het onrechtmatig handelen heeft gestaakt. Het verweer van Freeth gaat echter niet op, nu Freeth geen onthoudingsverklaring inclusief boetebeding heeft willen ondertekenen.
4.4. (…) Vanwege deze weigering heeft SBM c.s. naar het oordeel van de voorzieningenrechter reeds (spoedeisend) belang bij het gevorderde verbod en de daaraan gekoppelde dwangsom. Dit belang is er in gelegen dat zonder een getekende onthoudingsverklaring inclusief boetebeding er voor Freeth Beveiligingen geen financiële prikkel is om de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van SBM c.s. te staken en gestaakt te houden. Deze financiële prikkel kan door een verbod met een daaraan gekoppelde dwangsom worden verkregen. Dat Freeth Beveiligingen al vergevorderd is met het doorvoeren van haar gewijzigde handelsnaam en logo, doet aan dit alles niet af en rechtvaardigt nog niet de conclusie dat van een (toekomstige) dreigende inbreuk geen sprake (meer) is. Deze conclusie vindt steun in het feit dat de uitschrijving bij het handelsregister van de inbreukmakende handelsnaam “FBM” ten tijde van de mondelinge behandeling op 20 december 2011 nog steeds niet was doorgevoerd.
4.5. (…) Niet in geschil is dat Freeth Beveiligingen met de handelsnaam “FBM” in strijd met dit verbod [ art. 5 HNW – B9] handelt. Uit hetgeen Freeth Beveiligingen ter mondelinge behandeling heeft aangevoerd, maakt de voorzieningenrechter op dat Freeth Beveiligingen zich echter op het standpunt stelt dat de commercieel directeur van SBM haar bij e-mails van 2 februari 2011 en 20 april 2011 toestemming voor het gebruik van deze handelsnaam heeft gegeven. SBM c.s. heeft dit betwist. Hoewel Freeth Beveiligingen de desbetreffende e-mails niet in het geding heeft gebracht, komt haar stelling gelet op het in rechtsoverweging 2.7 weergegeven citaat uit de vaststellingsovereenkomst [m.b.t. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst] onaannemelijk voor, zodat daaraan voorbij wordt gegaan.
4.6. (…) Toegespitst op onderhavige zaak dient de vraag te worden beantwoord of de handelsnamen Scorpio Beveiligingen Maarssen enerzijds en Freeth Beveiligingen Maarssen anderzijds, in hun geheel beschouwd, een zodanige grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar is te duchten. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag ontkennend. De termen “beveiligingen” en “Maarssen” zijn weliswaar identiek, maar deze worden gebruikt in combinatie met de (in de handelsnamen als eerst genoemde) termen Scorpio respectievelijk Freeth, die in het geheel niet op elkaar lijken. Derhalve is niet aannemelijk dat door de toevoeging “Maarssen” achter “Freeth Beveiligingen” bij het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek verwarring wordt gewekt. Freeth Beveiligingen mag deze toevoeging dan ook gebruiken.
1019h proceskosten: Aangezien Freeth geen onthoudings-verklaring inclusief boetebeding heeft willen ondertekenen, zag SBM c.s. zich genoodzaakt zag dit kort geding doorgang te laten vinden. Het verweer van Freeth dat de kosten voorkomen hadden kunnen worden, gaat dan ook niet op. Dat betekent dat Freeth Beveiligingen de daadwerkelijk door SBM c.s. gemaakte proceskosten dient te vergoeden, met dien verstande dat deze zullen worden beperkt tot een bedrag van € 6.000,00.
Lees het vonnis hier.
