B9 10120. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 13 september 2011, Benetton Group SpA tegen G-Star International B.V. (met dank aan Niels Mulder, DLA Piper).
Merkenrecht. Langlopende zaak (dagvaarding mei 2000) over het Elwood-vormmerk, die via het Hof van Justitie en de Hoge Raad nu bij het Hof Den Haag is aangeland. Het Hof Den Haag dient, kort gezegd, de uitleg dat de uitleg van Het Hof van Jusitie van artikel 3 lid 1 onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn toe te passen op de feiten van de zaak.
Die uitleg, namelijk dat een vorm die wezenlijke waarde aan de waar geeft niet toelaatbaar is als merk, ook wanneer de vorm voorafgaand aan de inschrijving al aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid van die vorm als onderscheidingsteken, leidt in casu tot de vernietiging van de Elwood-vormmerken. De aantrekkelijkheid van de onderhavige vormen bepaalt in belangrijke mate de meerwaarde van de waar. De vormmerken bestaan naar het oordeel van het hof uitsluitend uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
13. (…) Het hof is van oordeel dat consumenten in het algemeen bij de aanschaf van voor algemeen gebruik bestemde (boven)kleding, zoals een spijkerbroek, hun keuze in belangrijke mate zullen laten afhangen van de vorm en het uiterlijk daarvan, van hoe het staat. Bij (de grote hoeveelheid) reclame die voor kleding gemaakt wordt - zoals de in deze procedure overgelegde reclame - , wordt vrijwel altijd de kleding getoond, vaak door een model dat de kleding zo aantrekkelijk mogelijk doet uitkomen en niet volstaan met een opsomming van de kenmerken van het kledingstuk. Kennelijk omdat voor de aankoopbeslissing van de consument van belang is hoe het kledingstuk er uitziet en hoe het staat. In het algemeen zal een consument, die de keuze heet uit verschillende spijkerbroeken, kiezen voor een spijkerbroek die hij/zij mooi vindt (staan). Dit uitgangspunt valt (ook) af te leiden uit de, in punt 21 van de pleitnota van mr. Mulder in hoger beroep voor dit hof aangehaalde, eigen stellingen/uitingen van G-Star, inhoudende dat het uiterlijk van de Elwood-broek en de (combinatie van de) vijf in het Elwood-vormmerk kenmerken en het bijzondere kniestuk origineel en bijzonder zijn en dat de Elwood broek door haar bijzondere (stoere) uiterlijk zeer populair is. De aantrekkelijkheid van het uiterlijk en de vorm zal voor een consument bij zijn/haar aankoopbeslissing zeker de doorslag zal geven, althans een belangrijke rol spelen als hij/zij moet kiezen uit kleding van hetzelfde of vergelijkbaar materiaal en dezelfde of vergelijkbare kwaliteit, kleur, prijs en herkomst. De stelling dat ook andere factoren, zoals materiaal, kwaliteit, draagcomfort (hetgeen overigens ook weer met de vorm te maken kan hebben), kleur en herkomst bij de aankoopbeslissing van belang zijn, kan er niet (voldoende) aan afdoen dat de aantrekkelijkheid van de vorm - de vormgeving en het uiterlijk - in belangrijke mate de marktwaarde bepaalt. Bovendien zijn deze kenmerken in zoverre niet relevant, dat zij geen onderdeel uit maken van de waren waarvoor de vormen zijn gedeponeerd en ingeschreven.
14. Het bovenstaande brengt mee dat de vormmerken naar het oordeel van het hof uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft en dat de merkinschrijvingen op grond van artikel 1, lid 2, BMW juncto artikel 14A, lid 1, onder a, BMW nietig zullen worden verklaard, waarbij tevens de doorhaling van de inschrijvingen zal worden gelast. De reconventionele vorderingen van Benetton, waarin overeenkomstig de ten tijde van de inleidende dagvaarding geldende BMW nietigverklaring van de depots wordt gevorderd, komen derhalve in zoverre voor toewijzing in aanmerking. Deze beslissingen komen niet in aanmerking voor uitvoerbaar verklaring bij voorraad. Het hof zal derhalve het vonnis van de rechtbank, voor zover in reconventie gewezen, vernietigen en voormelde vorderingen alsnog toewijzen. (…) Benneton heeft vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd, voor het eerst bij haar memorie na verwijzing. Er is hier sprake van een eiswijziging, waarvoor na cassatie en gelet op de in hoger beroep geldende twee-conclusie-regel geen plaats meer is. De kosten zullen dan ook worden begroot op basis van het normale liquidatietarief.
Lees het arrest hier.
