B9 10036. Rechtbank ’s-Gravenhage, HA ZA 09-1922, 20 juli 2011, Thane Direct Company c.s. tegen Robba B.V.
Merkenrecht. Auteursrecht. Bodem na Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 november 2008. Inbreuk op het Benelux beeldmerk ‘Slim ’n Lift’, het Gemeenschapswoordmerk ORBITREK en het auteursrecht op productfotografie door de verkoop van gesteld soortgelijke waren (ald dan niet corrigerende onderkleding voor dames en elliptische crosstrainers) onder de namen ‘Slim & Lift Supreme Body Suit’, ‘Slim ‘n Lift Supreme Body Suit’ en Orbitrac. In citaten:
Merkinbreuk Slim ’n Lift Supreme Body Suit: 4.11. Het beroep van Robba op het beschrijvend gebruik van de tekens ‘Slim ’n Lift Supreme Body Suit’ kan alleen stand houden als sprake is van eerlijk gebruik van de tekens in de handel (artikel 2.23 lid 1 BVIE). In dit verband is van belang dat, naar Thane stelt, bewust is getracht het publiek te verwarren door het gebruik van de tekens te combineren met de van de website van Thane afkomstige foto. Robba heeft hiertegen ingebracht dat de foto wellicht op de website is blijven staan nadat de distributieovereenkomst tussen Thane en Tel Sell B.V. was beëindigd in verband met verkoop van nog aanwezige voorraden van Thane afkomstige producten. Thane heeft dit weerlegd door er op te wijzen dat het model van de op de foto getoonde onderkleding, de ‘Slim ’n Lift Silhouette Supreme’, nog in ontwikkeling was op het moment dat de distributieovereenkomst werd beëindigd. Dit laatste is door Robba niet weersproken. Onder deze omstandigheden moet het ervoor worden gehouden dat met het gebruik van de tekens ‘Slim ’n Lift Supreme Body Suit’ en de foto bewust is aangehaakt bij het merk van Thane. Dit is niet in overeenstemming met het vereiste van een eerlijk gebruik van de tekens in de handel. Dit handelen komt voor rekening van Robba ook al zou zij, zoals zij aanvoert, ten tijde van de inbreuk niet op de hoogte zijn geweest van het gebruik van de tekens en de foto op de van Tel Sell overgenomen website.
4.12. Gezien het voorgaande vormt het gebruik van de tekens ‘Slim ’n Lift Supreme Body Suit’ merkinbreuk zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.
Auteursrecht productfotografie: 4.15. Robba bestrijdt niet het oorspronkelijke karakter van de foto. De rechtbank verwerpt het standpunt van Robba dat creatieve keuzes ontbreken. De foto betreft niet slechts de afbeelding van het product. Het product wordt gepresenteerd door het gekozen model. In de houding die het model aanneemt schuilt evenzeer een creatieve keuze. Voorts is gekozen voor een achtergrond met daarop de letters “CB” (naar de rechtbank begrijpt zou dit staan voor ‘Californian Beauty’). Op de door Thane overgelegde foto is dit voor de rechtbank niet duidelijk waarneembaar, maar de stelling van Thane dat op achtergrond deze letters zijn weergegeven is door Robba tot aan het pleidooi niet bestreden. Pas bij pleidooi heeft zij dit in twijfel getrokken. Aan deze betwisting moet echter worden voorbijgegaan omdat deze in strijd is met de eisen van een behoorlijke procesorde. De betwisting is in een dusdanig laat stadium van de procedure gedaan dat Thane niet meer in staat is geweest deze adequaat te weerleggen.
4.16. Nu Robba voorts niet heeft bestreden dat Thane in Nederland aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming van haar buiten Nederland tot stand gekomen werk, is het gevorderde verbod toewijsbaar.
Inbreuk merk Orbitrek: 4.19. Het door Robba aanvankelijk gestelde wekt de indruk dat de door Van den Berg Products te leveren crosstrainers afkomstig zouden zou zijn van Eurogem. Ter zitting heeft Robba echter desgevraagd toegelicht dat tussen Van den Berg Products en Eurogem geen zakelijke relatie bestond en dat haar ook niet bekend is of de door Van den Berg Products aangeboden crosstrainers daadwerkelijk door Eurogem geleverd zouden worden aangezien Van den Berg Products haar leverancier niet bekend heeft willen maken. Haar betoog komt er op neer dat zij, nadat zij door Thane was gesommeerd het aanbieden van de crosstrainers te staken, heeft onderzocht of het mogelijk zou zijn crosstrainers geleverd te krijgen die door BW op de markt waren gebracht. De stelling dat Robba onder het merk ‘ORBITRAC’ producten heeft aangeboden die met toestemming van de merkhouder in de EER in het handelsverkeer zijn gebracht kan gezien deze toelichting niet worden aanvaard omdat in het geheel niet blijkt dat haar aanbod op dergelijk crosstrainers betrekking had. Nu de gestelde merkinbreuk overigens niet is bestreden, staat deze vast.
Winstafdracht: 4.21. Indien er van wordt uitgegaan dat Robba bewust heeft getracht te profiteren van het merk van Thane, dan neemt dat niet weg dat zij op hiervoor verworpen, maar niet als kansloos te achten gronden heeft kunnen menen dat geen sprake is van verwarringsgevaar. In die situatie is aan de voor toewijzing van winstafdracht vereiste kwade trouw, zoals dit door het Benelux Gerechtshof is uitgelegd, niet voldaan. Deze vordering moet worden afgewezen.
Vaststelling Schade: 4.25. De rechtbank ziet aanleiding Thane thans eerst de gelegenheid te geven haar schade ter zitting nader te onderbouwen en toe te lichten. Thane dient uiterlijk twee weken vóór de zitting aan de rechtbank en de wederpartij een inzichtelijke, gedetailleerde en onderbouwde opstelling van de schade over te leggen. De zitting zal tevens worden benut om te onderzoeken of partijen over de hoogte van eventueel geleden schade overeenstemming kunnen bereiken.
Lees het vonnis hier.
