B9 9652. HvJ EU, 12 mei 2011, conclusie A-G Bot in gevoegde zaken C-400/09 en C-207/10, Orifarm/MSD. resp. Paranova Danmark/MSD (Prejudiciële vragen Højesteret, Denemarken)
Merkenrecht. Ompakken van parallel ingevoerde geneesmiddellen. Uitlegging van ompakkingjurisprudentie, o.a. Bristol–Myers Squibb. Maakt een parallelimporteur, die houder is van de vergunning voor het op de markt brengen van een ingevoerd geneesmiddel en die zich zelf op de nieuwe verpakking als ompakker vermeldt, ondanks het feit dat het geneesmiddel in werkelijkheid door een onafhankelijke onderneming is gekocht en omgepakt, inbreuk op de rechten van de merkhouder? Welke factoren zijn daarbij van belang?
De A-G houdt het redelijk kort en concludeert onder verwijzing naar o.a. het Boehringer Ingelheim-arrest (C 143/00) dat van het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen weliswaar mag worden afgeweken in gevallen waarin de merkhouder zich op basis van het merk tegen de ompakking van parallel ingevoerde geneesmiddelen verzet, maar dat dit slechts geldt voorzover deze bevoegdheid de houder in staat stelt rechten te beschermen die het specifieke voorwerp van het merk betreffen, begrepen tegen de achtergrond van de wezenlijke functie van het merk. Die herkomstfunctie is i.c. niet in gevaar en de merkhouder zou zich volgens de A-G niet kunnen beroepen op merkinbreuk.
41. Der Gerichtshof hat im Urteil vom 23. April 2002, Boehringer Ingelheim u. a., ganz klar festgestellt: „Zwar sind Ausnahmen von dem elementaren Grundsatz des freien Warenverkehrs in Fällen möglich, in denen sich der Inhaber einer Marke unter Berufung auf die Marke dem Umpacken parallel importierter Arzneimittel widersetzt, doch gilt dies nur insoweit, als dem Markeninhaber dadurch die Wahrung der Rechte ermöglicht wird, die im Licht der Hauptfunktion der Marke zu deren spezifischem Gegenstand gehören.“ Wenn sich der Inhaber einer Marke, um sich dem Umpacken von parallel importierten Arzneimitteln zu widersetzen, auf Gründe beruft, die über den eigentlichen Schutz des spezifischen Gegenstands und der Hauptfunktion seiner Marke hinausgehen, so sind solche Gründe nicht geeignet, eine Ausnahme vom elementaren Grundsatz des freien Warenverkehrs zu rechtfertigen.
42. Deshalb kann sich der Inhaber einer Marke, da durch die gleichzeitige Angabe des für das Umpacken verantwortlichen Unternehmens und des Herstellers weder der spezifische Gegenstand noch die Hauptfunktion der Marke als Herkunftsgarantie beeinträchtigt werden, meines Erachtens nicht auf Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 berufen, um von einem Parallelimporteur Schadensersatz wegen des Fehlens der Angabe des tatsächlichen Umpackers auf der umgepackten Ware zu verlangen, wenn dieser Importeur den Vorgang des Umpackens kontrolliert und verantwortet.
45. Ich schlage dem Gerichtshof deshalb vor, die Vorlagefragen des Højesteret wie folgt zu beantworten:
Art. 7 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke dem Vertrieb einer umgepackten Ware nicht deshalb widersetzen kann, weil auf deren Verpackung die Angabe des Unternehmens fehlt, das das Umpacken tatsächlich vorgenommen hat, wenn neben dem Hersteller das Unternehmen angegeben ist, das den Vorgang des Umpackens kontrolliert und verantwortet.
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