Bekendheid van niet in Nederland gevoerde handelsnaam volstaat voor bescherming

B9 11936.  Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 november 2012, zaaknr. 200.1070660/01, Main Freight Carriers B.V. tegen Mainfreight B.V. (met dank aan Richard Latten  en Julian van de Velde,  Smallegange).

“Voor bescherming van een buitenlandse handelsnaam in Nederland is het niet nodig dat de onderneming in Nederland gevestigd is en de handelsnaam in Nederland wordt gevoerd. Voldoende is dat de naam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid (zodanige bekendheid dat daardoor verwarringsgevaar is te duchten) geniet. “

Handelsnaamrecht. Main Freight Carriers tegen Mainfreight. Beschikking van het hof in verzoekschriftprocedure ex. art. 6 Hnw tot wijziging van de handelsnaam van gedaagde (geen inbreukprocedure). In eerste instantie wees de rechtbank het verzoek af (zie B9 11287), maar het hof vernietigt die beschikking en beveelt gedaagde haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat daarin niet langer een combinatie van de woorden main en freight voorkomt.

Het geschil spitst zich toe op het gebruik en de rangorde van de handelsnamen. De handelsnaam van verzoekster Main Freight Carriers is conform de eisen van art 2 Hnw aan haar overgedragen, ook al is de handelsnaam in de akte niet genoemd, “nu verzoekster onbetwist gesteld heeft dat het aan haar en SCR [de handelsnaamrechthebbende) bekend was dat het om de handelsnaam Main Freight Carriers ging.” Het volgende gebruik en de inschrijving in het handlesregister ondersteunen dat.

Interessanter is het relevante gebruik door verweerster Mainfreight B.V., die haar handelsnaam. Verweerster beroept zich op het eerdere gebruik door het Nieuw-Zeelandse Mainfreight Limited, door wie verweerster in 2011 is overgenomen. Het hof oordeelt echter dat het daarbij echter gaat om gebruik door de derde en niet door verweersters en dat van een overdracht aan verweerster geen sprake was. Het hof stelt daarbij, niet oninteressant, wel dat het voor bescherming van een buitenlandse handelsnaam voldoende is dat de naam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid geniet, ook al wordt de handelsnaam in Nederland niet gevoerd. Maar nu verweerster niet heeft aangetoond dat er sprake was van bekendheid in Nederland voorafgaand aan het handelsnaamgebruik van verzoekster is dat echter een stelling die verweerster in deze procedure niet kan baten.

De oudere handelsnaam van eiseres is eveneens niet in strijd met de latere merkrechten van verweerster (geldige reden voor gebruik). Ook van kwade trouw bij verzoekster wegens het gesteld meeliften op de bekendheid van Mainfreight Limited is geen sprake, nu bij het begin van gebruik door verzoekster (in 1997), Mainfreight Limited in Nederland nog niet bekend was. De gestelde overeenstemming tussen de websites van Mainfreight Limited en verzoekster is daarnaast onvoldoende onderbouwd door verweerster.

Nu de handelsnaam van verweersters slechts in geringe mate afwijkt van die van verzoekster (alleen door het beschrijvende ‘carriers’) en ook van daadwerkelijke verwarring sprake is, worden de vorderingen toegewezen. Verweerster dient haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat daarin niet langer een combinatie van de woorden main en freight voorkomt.

1019h proceskostenveroordeling verweerster: € 10.691,16 voor de eerste aanleg en € 19.990,71 voor het hoger beroep.

Lees de beschikking hier.