B9 10058. Rechtbank ’s-Gravenhage, 24 augustus 2011, HA ZA 08-1903, Pepsico c.s. tegen Leng-d’Or.
Merkenrecht. Pepsico vordert nietigverklaring van het vormmerk voor ribbelvormige chips in de Benelux wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en wegens non usus. De nietigheidsvordering wordt toegewezen, tevens wordt het Benelux-gedeelte van het internationale vormmerk voor zover dit is ingeschreven voor andere waren dan chips vervallen verklaard en doorgehaald. Leng-d’Or wordt als de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de proceskosten.
De merkingschrijving van Leng-d’Or dateert van voor 1 januari 1996 en is daarom destijds in het Benelux niet op absolute weigeringsgronden getoetst. Krachtens vaste Europese rechtspraak (C-456/01, C-457/01, C-468/01 t/m C-474/01 (afwastabletten), HvJEG 7 oktober 2004, C-136/02 (Maglite), HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04 (Sisi-Werke/BHIM) en HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05 (Werther’s Echte) worden strenge eisen gesteld aan het onderscheidend vermogen van vormmerken, omdat hieruit volgt dat het publiek vormen in beginsel niet als merk opvat. Het onderscheidend vermogen ontstaat slechts indien de betreffende vorm significant afwijkt van hetgeen gebruikelijk is in de markt, waarbij een variatie op een gebruikelijke vorm niet volstaat. Uit de Europese rechtspraak volgt voorts dat er geen voorbeelden voorhanden zijn van vormmerken die van huis uit wel onderscheidend werden bevonden – dus afgezien van vormen die op het moment van depot al waren ingeburgerd.
Nietig merk
4.4. Het vormmerk is onder meer ingeschreven voor aardappelen en chips. Chips (vervaardigd van onder meer aardappelen) bestaat – en bestond ook ten tijde van depot – al lang in verschillende vormen: rond, kegelvormig, ribbelvormig, hartvormig, ringvormig, schroefvormig, driehoekig, rechthoekig en gegolfd. Pepsico betoogt met juistheid dat het vormmerk van Leng-d’Or daar niet significant van afwijkt. Het is een variatie op wat al bekend was en dat volstaat niet voor het vereiste onderscheidend vermogen. Aangenomen moet worden op grond van deze rechtspraak dat het publiek de vorm niet zal herkennen als een merk voor voedingsmiddelen, maar als de vorm van de waar.
4.5. Leng-d’Or verzet zich principieel tegen deze vaste jurisprudentielijn. Zij betoogt met een beroep op sociaal-wetenschappelijk, economisch en juridisch onderzoek dat de veronderstelling dat het publiek vormen niet als merk op zal vatten, onjuist is. Pepsico stelt daar evenwel terecht tegenover, dat het merkenrecht nu eenmaal Europees geharmoniseerd is, het HvJEU tot taak heeft de merkenrechtelijke normen uiteindelijk beslissend uit te leggen, daar een duidelijke en consistente lijn in heeft gekozen voor wat betreft het onderscheidend vermogen van vormmerken, welke lijn nationale rechters hebben te volgen. Bedoeld verzet van Leng-d’Or kan haar derhalve niet baten.
4.6. Daarnaast stelt Leng-d’Or dat haar vormmerk wel significant zou afwijken van de rest van de markt, maar dat wordt gepasseerd. Gegeven hetgeen als substantieel deel van de rest van de markt is gepresenteerd (prods. 2, 13 en 14 van Leng-d’Or) moet worden geoordeeld dat het vormmerk tussen deze uiteenlopende vormen – waarvan niet bestreden is dat deze er ten tijde van het depot van het vormmerk ook al waren – niet opvalt als onderscheidend (ook al was er op de Beneluxmarkt op bedoeld depotmoment wellicht niet een chipsvorm in precies die van het vormmerk voorhanden). Zoals Pepsico zelf terecht aangeeft, zal zij op de door Leng-d’Or als prod. 15 overgelegde eigen zoutjesvormmerken van Pepsico alleen met succes een beroep kunnen doen, voor zover deze van aanvang af onderscheidende kracht hadden, danwel ten tijde van depot kennelijk waren ingeburgerd (onder verwijzing naar Vzr. Rb. Utrecht 1 april 2004, IER 2004/58 (Bugles-zoutjes)). Van onderscheidend vermogen van aanvang af met betrekking tot het vormmerk is geen sprake naar het oordeel van de rechtbank en uit de stellingen van Leng-d’Or zelf met betrekking tot het (in haar ogen voldoende begin van handhavend) gebruik volgt al dat van ingeburgerd zijn van het vormmerk ten tijde van depot geen sprake kan zijn.
4.7. Met Pepsico acht de rechtbank de opvatting van Leng-d’Or omtrent het in aanmerking te nemen publiek niet juist. Dat bestaat niet (ook niet ten dele, vanwege een beweerdelijke “gelaagde markt”) uit professionele tussenhandelaren, maar uit gewone gemiddeld oplettende consumenten, nu de betreffende chips (het afgebakken product, niet het pellet-halffabrikaat dat nog moet worden afgebakken door professionele partijen, waar het vormmerk ook niet voor is gedeponeerd) bestemd zijn voor de consument uiteindelijk. Terecht verwijst Pepsico in dit verband naar de bandenprofieluitspraken, waar dit argument al eerder is verworpen (Hof Arnhem 16 maart 1999, IER 1999/34 en HR 11 mei 2001, IER 2001/34 (Vredestein/Ring 65)).
4.8. Nu de primaire grond (art. 2.28(1)(b) BVIE) slaagt voor zover het merk is ingeschreven voor de waren chips, komt de rechtbank wat dat betreft niet toe aan de door partijen ook aan de orde gestelde non-usus en Heilung-problematiek. Voor zover het merk met gelding voor de Benelux is ingeschreven voor andere waren dan chips, is door Lengd’Or niet gesteld dat voor die andere waren sprake is van rechtshandhavend (begin van) gebruik als merk in de Benelux, zodat de subsidiaire grondslag voor deze overige waren opgaat. Ook Heilung is uitsluitend bepleit voor chips. Zodoende slaagt de subsidiaire non usus grond voor wat betreft de andere waren dan chips (art. 2.26(2)(a) BVIE).
Proceskosten
4.9. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Leng-d’Or worden verwezen in de proceskosten, die conform de tussen partijen bereikte overeenstemming zal worden begroot op € 25.000,-.
Lees het vonnis hier.
