Clearing the way

18-01-2018 Print this page
B915254

BIE, 5/2017, p. 188-192, T. Blomme: "De uit het octrooirecht bekende clear the way-doctrine - de verplichting om een octrooi te laten vernietigen voordat men met een inbreukmakend generiek geneesmiddel op de markt komt- is afkomstig uit Engeland en wordt door sommigen toegeschreven aan Mr Justice Jacob

 

[...]

 

Een dergelijke clear the way-verplichting is in de Nederlandse rechtspraak (nog) niet aangenomen. De Nederlandse voorzieningenrechter toetst in geval van een zogenaamde launch at risk - een marktintroductie van een (vaak generiek) geneesmiddel dat in principe inbreuk maakt - of er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi in kwestie een latere nietigheids- of oppositie procedure niet zal overleven. Het Haagse hof oordeelde in 2013 dat daarbij geen plaats zou zijn voor "een andere toets (volgens de Engelse clear the way doctrine)". In deze bijdrage stel ik dat oordeel ter discussie.

 

[...]

 

De oorsprong van de clear the way-doctrine ligt in Engeland. Anders dan in Nederland vindt in een Engelse kortgedingsituatie (application for an interim injunction) bij een generieke launch at risk niet of nauwelijks een beoordeling van de geldigheid van het ingeroepen octrooi plaats. Daar wordt namelijk sinds 1975 de balance of convenience-toets toegepast, waarbij met name wordt gekeken of voldoende tegemoet wordt gekomen aan de belangen van de octrooihouder indien een verbod zou uitblijven en hij alleen schadevergoeding zou krijgen wanneer in een latere bodemprocedure wordt geoordeeld dat er sprake is van inbreuk op een geldig octrooi. Zoals hierna zal blijken, wordt in de Engelse rechstspraak echter al snel aangenomen dat een provisioneel verbod gerechtvaardigd is."