Conclusie A-G: geen gezag van gewijsde oordeel Rb van Koophandel in oppositieprocedure

Zaak C-226/15P:  APAL & Star Fruits Diffusion v EUIPO, Conclusie A-G Bobek

Merkenrecht. Conclusie van Advocaat-Generaal Bobek in een hogere voorziening bij het Hof in de zaak APAL & Star Fruits Diffusion (rekwiranten), houders van het gemeenschapsmerk “PINK LADY” tegen Carolus C. BVBA, aanvragers van het gemeenschapsmerk “ENGLISH PINK”.

In deze casus hebben rekwiranten een oppositie aangetekend tegen inschrijving van het gemeenschapsmerk van Carolus. Daarnaast hebben zij een verzoek tot nietigheidsverklaring ingediend tegen het Beneluxmerk van Carolus bij de Rechtbank van Koophandel (België). Eerst is de oppositie tegen het Gemeenschapsmerk afgewezen, aangezien er geen verwarringsgevaar zou bestaan tussen de beide gemeenschapsmerken. Een jaar later wees de Rechtbank van Koophandel het verzoek tot nietigheidsverklaring van het Beneluxmerk toe; er zou inderdaad een verwarringsgevaar zijn tussen het Beneluxmerk en het gemeenschapsmerk.

Rekwiranten tekenden beroep aan tegen de beslissing van de oppositieafdeling, waarbij zij aandroegen dat de Rechtbank van Koophandel wel een verwarringsgevaar zag. Het Gerecht EU oordeelde (zie IEPT20150325) dat hoewel het EUIPO niet gebonden was aan het vonnis, omdat geen sprake was van gezag van gewijsde ten aanzien van latere beslissingen van het EUIPO,  zij er wel rekening mee had moeten houden. De A-G onderzoekt in hoeverre het EUIPO is gebonden aan een onherroepelijke beslissing van een dergelijke rechtbank.

“2. In de hogere voorziening is, naast andere zaken, een belangrijke principiële vraag aan de orde: in hoeverre is het EUIPO, wanneer het beslist in een procedure inzake oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk,, gebonden aan een onherroepelijke beslissing van een rechtbank voor het gemeenschapsmerk na een vordering wegens inbreuk op een eerder ingeschreven gemeenschapsmerk?”

De A-G geeft het HvJEU in overweging het oordeel van het Gerecht te bevestigen. Voor een gezag van gewijsde moet er sprake zijn van drie elementen, namelijk hetzelfde voorwerp, dezelfde grond en dezelfde partijen. Indien dit het geval is moet een administratief orgaan als de EUIPO het oordeel van de rechtbank volgen. Hiervan is echter geen sprake, aldus de A-G. Deze stelt dat de zaken een ander voorwerp hebben, immers, de een strekt tot het verbod op een bepaald merk en de ander tracht een administratieve handeling – de inschrijving van het merk - te voorkomen. Er zou  daarnaast geen overeenkomstige grond zijn – de Rechtbank van Koophandel en de EUIPO hanteren andere regels.

“62. Bij gebreke van identieke gronden en voorwerpen, kan in deze zaak bijgevolg geen sprake zijn van gezag van gewijsde. “

De A-G stelt echter wel vast dat hoewel de zaken dus niet identiek zijn, ze wel in enige mate overeenkomen. De beoordeling van de Rechtbank van Koophandel is dus een relevant feit in de zaak van het gerecht. Hiermee zou het EUIPO rekening moeten houden. Rekening houden met betekent echter niet dat het EUIPO gebonden is aan het vonnis en de A-G besluit dat hoewel de zaken inhoudelijk identiek zijn, het EUIPO en de Rechtbank van Koophandel niet tot hetzelfde oordeel hoeven te komen. Hij stelt hierbij wel dat dit getuigt van slechte samenwerking en maant de instanties aan om dit voortaan beter te doen.

“69. Daaraan moet duidelijk worden toegevoegd dat de verplichting om rekening te houden met niet gelijkstaat met gebonden zijn aan de inhoud en bijgevolg verplicht zijn om ten gronde tot dezelfde bevinding te komen. De ongemakkelijke maar logische gevolgtrekking van dit onderscheid is dat het EUIPO aangaande het gevaar voor verwarring van twee tekens ter zake van de inschrijving van een gemeenschapsmerk, tot een ander inhoudelijk oordeel kan komen dan een rechtbank voor het gemeenschapsmerk ter zake van de vervallenverklaring van een ouder nationaal merk.“

Lees de conclusie hier.