Conclusie A-G: hof mocht niet voorbij gaan aan stelling over niet-substantiële reversibiliteit

Cassatie tegen IEPT20130129, waarin is geoordeeld dat Xingraphiocs indirecte inbreuk maakt op het Europees octrooi van Agfa voor “Method for making positive photosensitive lithographic printing plate”. Zie ook IEPT20110329 (tussenarrest) en IEPT20090722 (rb). In de conclusie is aan de orde de maatstaf die de rechter moet hanteren bij het verbinden van rechtsgevolgen aan het niet-overleggen van (bewijs)stukken door de octrooihouder waarop hij beroep heeft gedaan (artikel 21, 22 en 85 Rv), de toepassing van de criteria van het inventiviteitsvereiste bij de beoordeling van de geldigheid van het octrooi, en de motivering omtrent de indirecte octrooi-inbreuk. Advocaat-Generaal Hammerstein concludeert tot vernietiging en verwijzing.

In citaten:

“4.14 In het licht van het voorgaande blijkt uit rov. 9 dat het hof heeft miskend dat de rechter op de voet van art. 85 lid 4 Rv de keuze heeft de wederpartij de gelegenheid te bieden zich alsnog over de stukken uit te laten dan wel bij zijn beslissing ten nadele van de nalatige partij met die stukken geen rekening houdt. De zinsnede in rov. 9 'dan heeft dat tot gevolg dat de rechter met die stukken geen rekening houdt' kan in de context van art. 85 lid 4 Rv niet anders worden begrepen dan dat het hof er klaarblijkelijk vanuit gaat dat de enige optie van de rechter is dat in dit geval geen rekening wordt gehouden met die stukken.[…]”

4.35 De gemiddelde vakman heeft op de peildatum niet een routebeschrijving naar de oplossing voor zich liggen. Hij zal, op zoek naar een oplossing voor een technisch probleem, zijn weg moeten zien te vinden in alle beschikbare publicaties, die niet geselecteerd zijn en die soms in een andere richting wijzen. Juist doordat Walls in zijn artikel op pagina 264 aangeeft dat de geëvalueerde plaat volledig ongevoelig was voor al het zichtbare en ultraviolete licht maar daarvan is afgeweken in het voordeel van een plaat die een geel licht omgeving vereist en dus gevoelig is voor UV-licht, verschaft dat de vakman niet de aansporing de richting te bewandelen van het probleem van het verschaffen van een drukplaat die ongevoelig is voor UV-licht en niet onder geel veiligheidslicht behoeft te worden gehanteerd. Onderdeel II gaat derhalve uit van een onjuiste lezing van het arrest en mist daarom feitelijke grondslag.

4.49 Ik meen dat onderdeel III slaagt. Daarbij moet als uitgangspunt worden genomen dat het hof in rov. 5.30 nauwkeurig weergeeft wat de reversibiliteitstest inhoudt. Zonder warmtebehandeling is na uitvoering van de test de gehele coating opgelost, maar na warmtebehandeling blijft een laag achter met een overblijfselverhouding tussen 37% en 87% (de film remaining ratio X). In de schriftelijke toelichting op onderdeel III betoogt Xingraphics c.s. dat waar het om gaat niet is of er sprake is van reversibiliteit, maar of er sprake is van een substantiële mate van reversibiliteit, namelijk van gemiddeld 67% (tussen de 37% en 87%). Alleen als daarvan sprake is, kan worden aangenomen dat de oplosbaarheid in een alkali oplossing (in hoofdzaak) verandert op een niet-chemische wijze en dus voldaan wordt aan kenmerk 8. Xingraphics c.s. heeft bij pleidooi ten overstaan van het hof uitvoerig betoogd dat zowel uit de test van Agfa als uit die van Xingraphics c.s. volgt dat de "remaining ratio" niet uitkomt boven 10% dan wel 6,7% en daarmee niet substantieel te noemen is. Dit laatste geldt zelfs als uitgegaan wordt van het laagste percentage van 37%. Hier is sprake van een essentiële stelling waaraan het hof niet had mogen voorbijgaan. […]

Lees de conclusie hier.