Conclusie A-G HvJEU over verplichting om FRAND licentie aanbod te doen aan inbreukmaker

Conclusie A-G Wathelet, 20 November 2014, Huawei v ZTE

Houder standaard-essentieel octrooi dient inbreukmakers concreet licentie aanbod onder FRAND-condities te doen, alvorens corrigerende maatregelen te nemen, indien hij een machtspositie heeft en aan een standaardisatieorganisatie heeft toegezegd FRAND licenties te verlenen aan derden. 

Mededingingsrecht. Octrooirecht. Uit het perscommuniqué: "De Duitse rechterlijke instantie heeft het Hof van Justitie verschillende vragen gesteld. Zij wenst te vernemen of – en in voorkomend geval onder welke voorwaarden – een vordering wegens octrooi-inbreuk die door de houder van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie vastgestelde standaard [„Standard Essential Patent” (SEP)] wordt ingesteld tegen een fabrikant die producten vervaardigt waarvoor deze standaard wordt toegepast, misbruik van machtspositie in de zin van het mededingingsrecht van de Unie vormt, wanneer de octrooihouder heeft toegezegd om licenties onder FRAND-condities te verlenen."

Het instellen door de houder een standaard-essentieel octrooi (SEP), die aan een standaardisatieorganisatie heeft toegezegd om derden licenties te verlenen onder condities die eerlijk, redelijk en niet-discriminerend (FRAND) zijn, van een verzoek om corrigerende maatregelen of een vordering tot staking tegen een inbreukmaker (welke vorderingen – indien zij worden toegewezen – ertoe kunnen leiden dat de producten en de diensten van degene die inbreuk maakt op het standaard-essentiële octrooi worden uitgesloten van de markten waar de betrokken standaard geldt), levert misbruik van machtspositie op indien wordt aangetoond dat de houder van het standaard-essentiële octrooi zijn toezegging niet is nagekomen hoewel objectief is gebleken dat de inbreukmaker bereid was om een dergelijke licentieovereenkomst te sluiten, daarop ook aanstuurde en in staat was om dat te doen.

Om deze toezegging na te komen, dient de houder van een standaard-essentieel octrooi, alvorens een verzoek om corrigerende maatregelen in te dienen of een vordering tot staking in te stellen en ter voorkoming dat sprake is van misbruik van zijn machtspositie, behoudens indien vaststaat dat de beweerde inbreukmaker volledig op de hoogte daarvan is, deze laatste op schriftelijke en gemotiveerde wijze verwittigen van de betrokken inbreuk, met vermelding van het relevante standaard-essentiële octrooi en van de handelingen van de inbreukmaker die schending daarvan opleveren. De houder van het standaard-essentiële octrooi dient de vermeende inbreukmaker in elk geval een schriftelijk aanbod voor een licentieovereenkomst onder FRAND-condities te doen toekomen waarin alle voorwaarden zijn opgenomen die in de betrokken bedrijfstak in de regel deel uitmaken van een licentie, inzonderheid het exacte bedrag van de royalty’s en de wijze waarop deze zijn berekend."

Lees de conclusie hier en lees het perscommuniqué hier.