Conclusie A-G van Peursem, 30 oktober 2015, Bayer Pharma v Sandoz
Octrooirecht. Conclusie A-G van Peursem inzake de beschermingsomvang van octrooien en equivalentie. Cassatie tegen het arrest van het Hof Den Haag van 31 december 2012 (IEPT20131231). Alle middelen worden afgewezen. In citaten:
"3.6 Art. 69 EOV en het Protocol schrijven voor dat men zich "terdege rekenschap" moet geven van equivalenten, maar geven niet aan op welke manier dat moet gebeuren. De wijze van rekening houden met equivalenten is dus niet specifiek vastgelegd en uit het versehafte overzicht blijkt dat men dat in de belangrijkste Europese octrooilanden op nogal verschillende wijze doet, zij het dat een tendens valt te bespeuren in Engeland, Duitsland en ook Nederland om dat te doen door verruimde Protocolaire uitleg, waar nodig. Nederland kent volgens mij geen specifieke, zuivere equivalentieleer, wel een overwegend gehanteerde set hulpmiddelen overgewaaid uit de VS om technische equivalentie vast te stellen. Uw Raad heeft het gebruik door de feitenrechter van de function-way-result toets (als hulpmiddel) niet verboden, maar daarmee nog geen principiële keuze gemaakt voor een bepaalde equivalentiebenadering. In dat stelsel is een benadering toegestaan, die de feitenrechter in staat stelt om van geval tot geval te bezien welke toets gelet op het relevante kenmerk het meest geëigend is. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de rechter op begrijpelijke en toereikend gemotiveerde wijze equivalentie beoordeelt, daarbij recht doend aan de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de maatregelen en van de betrokken stoffen.
3.7 Dat is volgens mij wat het hof hier heeft gedaan, zonder zich vast te leggen op een specifieke test en onder hantering van de voorgeschreven Protocolaire maatstaf. In de bestreden rechtsoverwegingen zijn elementen te ontwaren van de hiervoor besproken equivalentiebenaderingen. De door het hof geformuleerde vraagstelling doet denken aan Formstein en de Catnic/Improver-test, in het bijzonder de derde Protocol-vraag. De aandacht voor het beoogde resultaat (oxidatie met selectiviteit en terugdringing van bepaalde bijproducten), de door de stoffen vervulde functie en de wijze waarop zij dat doen, doen denken aan de function-way-result test. In de overwegingen met betrekking tot de uiteenlopende moleculaire structuur van de stoffen, de verschillend verlopende oxidatiereacties en de mate waarin zij bijdragen aan het door het octrooi beoogde doel, weerklinkt de insubstantial differences toets. Je kunt het ook heel goed opvatten als een zoektocht naar de achter de bewoordingen van de conclusietekst liggende kern van de uitvinding, waarbij het Protocolaire midden wordt gepoogd te vinden om te bereiken dat sprake is van een redelijke bescherming voor Bayer, maar ook voldoende rechtszekerheid voor derden als Sandoz. Dit is allemaal het domein van de feitenrechter. Deze oordeelsvorming getuigt naar ik meen niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Het hof heeft volgens mij op een begrijpelijke en toereikend gemotiveerde wijze met equivalenten rekening gehouden binnen de hiervoor aangegeven kaders. Alle klachten van subonderdeel 1.1 stuiten hierop af. Globaler beschouwd lijken de klachten er materieel op neer te komen dat Bayer een zodanig ruime bescherming voorstaat, dat die aansluit bij de verlaten wezensleer. Dat verdient niet langer honorering in het stelsel van Protocolaire uitleg als aangegeven.
[...]
3.9 Bij subonderdeel 1.1.1 stel ik voorop dat uit rov. 4.7 volgt dat de beschermingsomvang door het hof is vastgesteld aan de hand van de conclusies, uitgelegd in het licht van de beschrijving en in de ogen van de gemiddelde vakman, (vgl. rov. 4.6). In de beschrijving van EP 791 vindt het hof geen aanwijzing dat het oog gericht was op varianten voor de oxidatiestap. Voor zover onderdeel 1.1.1 tot uitgangspunt neemt dat voor equivalentiebescherming bepalend is of de octrooihouder afstand heeft gedaan van varianten, past dat niet in het Protocolaire uitlegkader van art. 69 EOV. Er is niet zoiets als bij voorbaat gegeven equivalente varianten, waarvan afstand gedaan moet worden. Dat was misschien zo onder de wezensleer terug te vinden in de arresten Meyn/Stork98en mogelijk nog in Van Bentum/Kool99; bescherming naar het wezen kon alleen worden beperkt als daar afstand van was gedaan, maar dat is niet langer geldend recht.
[…]
Conclusie
Ik concludeer tot verwerping van het principale beroep."
Lees de conclusie hier.
