Zaak C-437/15 P: EUIPO v Deluxe Laboratories. Conclusie A-G Campos Sánchez-Bordana
Merkenrecht. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht EU van 4 juni 2015, waarin het Gerecht oordeelde dat het EUIPO niet had voldaan aan de verplichting om het onderscheidend vermogen van het merk te onderzoeken met betrekking tot elk van de waren of diensten, of ten minste met betrekking tot elk van de categorieën die deze waren of diensten konden vormen. Het EUIPO stelt nu dat het Gerecht moet worden vernietigd, omdat (1) het Gerecht ten onrechte de mogelijkheid van een globale motivering zou hebben beperkt tot het geval waarin de waren en diensten homogene categorieën vormen en (2) dat het EUIPO een het EUIPO een ruimere opvatting van het begrip „homogeniteit” in het kader van de globale motivering had moeten hanteren. De A-G geeft het Hof in overweging om de hogere voorziening af te wijzen. In citaten:
"53. De in het bestreden arrest aangehaalde rechtspraak moet dus worden genuanceerd wanneer de ongeschiktheid van een teken om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen, zo zeker is dat zonder gevaar voor vergissing kan worden vastgesteld dat het teken duidelijk ongeschikt is, ongeacht de betrokken waren of diensten.
54. Dergelijke omstandigheden doen zich bij het merk „deluxe” echter niet voor om twee redenen. De eerste (en wellicht minder belangrijke) reden is dat, wat het publiek in casu kan opvatten als een aanduiding van hogere kwaliteit een gemengd teken of beeldteken is dat, door zijn aard, een zintuiglijke of intellectuele inspanning vereist die verder gaat dan de loutere ontvangst van de lovende boodschap. Die inspanning kan een van de factoren zijn die de balans doen doorslaan naar de erkenning van het onderscheidend vermogen van het merk „deluxe”, althans voor bepaalde waren en diensten die het merk beoogt te beschermen.
55. De tweede reden heeft te maken met de betekenis van het woord „deluxe”, dat specifiek (en alleen in bepaalde landen) doet denken aan luxe of vertoon, kenmerken die kunnen worden toegeschreven aan bepaalde waren of diensten(36), maar niet aan andere, die worden gebruikt op een wijze die daaraan vreemd is(37). Derhalve was het logisch te veronderstellen dat het teken waarvan om inschrijving als gemeenschapsmerk was verzocht, onderscheidend vermogen kon hebben, althans voor bepaalde waren of diensten.
56. Verschillende nationale bureaus van lidstaten van de Unie (en van andere landen)(38), evenals het EUIPO zelf, hebben dit erkend ten aanzien van het merk „deluxe” zelf(39) of voor overeenstemmende merken met betrekking tot verschillende waren of diensten. Deze precedenten zijn weliswaar niet bindend, maar kunnen een aanwijzing vormen dat het aangevraagde teken geen principiële en allesomvattende weigering (dat wil zeggen los van zijn verband met specifieke waren of diensten) door het EUIPO verdiende op basis van een absoluut gebrek aan onderscheidend vermogen.(40) […]
66. Met de hogere voorziening wordt dus in wezen beoogd, deze rechtspraak zodanig te verruimen dat ook het door het EUIPO bedoelde gemeenschappelijke kenmerk, te weten dat alle waren en diensten kunnen worden voorgesteld als zijnde van „hogere kwaliteit”, als criterium wordt aanvaard.
67. Ik kan mij niet vinden in het voorstel van het EUIPO, omdat mijns inziens de twee stadia van beoordeling van het onderscheidend vermogen met elkaar worden verward. Bij het onderzoek van de perceptie van het publiek moet worden nagegaan of het publiek de commerciële herkomst van de waren en diensten in de lovende boodschap zal herkennen, dan wel de boodschap zal opvatten als een loutere kwaliteitsaanduiding. Om de categorieën van waren te bepalen waarvoor het onderscheidend vermogen van het merk kan worden vastgesteld, is het echter noodzakelijk dat het onderlinge verband voortvloeit uit de waren zelf, dat wil zeggen, uit hun eigen eigenschappen, gemeenschappelijke kenmerken of functies. […]
69. Het vermeende gemeenschappelijke kenmerk van de waren en diensten die het merk „deluxe” beoogt te beschermen, vloeit volgens het EUIPO voort uit de lovende boodschap zelf. Die gevolgtrekking berust echter niet op de analyse van de waren en diensten, maar op die van het teken in samenhang met het relevante publiek. Om homogene categorieën van waren en diensten te vormen moet noodzakelijkerwijs rekening worden gehouden met de eigenschappen van de te beschermen waren en diensten, omdat alleen daaruit de vergelijkbare intrinsieke elementen kunnen voortvloeien op basis waarvan overeenkomsten en verschillen kunnen worden vastgesteld. Ten slotte is deze benadering objectiever en biedt dus een grotere rechtszekerheid aan de marktdeelnemers.
70. Ik ben het dan ook niet eens met de redenering van het EUIPO die ertoe strekt, de mogelijkheden voor vaststelling van rechtstreekse en concrete verbanden op grond waarvan homogeniteit tussen de verschillende waren en diensten kan worden vastgesteld zodat een globale beoordeling bij het onderzoek van het onderscheidend vermogen is toegestaan, uit te breiden in de hierboven uiteengezette zin. Nu dit is uitgesloten, heeft het Gerecht zich, door de criteria van de beschikking CFCMCEE/BHIM(56) toe te passen (dat wil zeggen, de eigenschappen, de gemeenschappelijke wezenlijke kenmerken en de functies van de waren en diensten) om de verschillen ertussen te identificeren, gehouden aan de hierboven aangehaalde rechtspraak, zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting."
Lees de conclusie hier.
