Conclusie A-G van Peursem tot verwerping cassatieberoep L’ARGENTINA

Conclusie A-G Van Peursem, 9 september 2016, Foralways v Quilate.

Merkenrecht. Cassatie tegen IEPT20141216. Foralways heeft onder andere een Benelux en Internationale woordmerkregsitratie voor L’ARGENTINA voor kledingstukken, schoeisels en hoofddeksels. Quilate heeft in 2009 een aanvrage gedaan voor een gemeenschapswoordmerk UNA PASION ARGENTINA voor onder andere waren in klasse 25 (kleding). Foralways heeft hiertegen oppoositie ingesteld. Quilate heeft de nietigverklaring en een bevel tot doorhaling gevorderd van de inschrijving van de L’ARGENTINA merken omdat de merken uitsluitend bestaan uit niet onderscheidende tekens en benamingen (art. 2.28 lid sub c jo 2.11 lid 1 sub c BVIE).

De rechtbank heeft geoordeeld dat naast de woord-/beeldmerken ook de woordmerken geldig zijn omdat niet is gebleken dat de betrokken kringen in de Benelux de betreffende waren in verband brengen met Argentinië.

Dit vonnis is door het hof Den Haag voor wat de woordmerken betreft vernietigd. Volgens het hof blijkt uit het Chiemsee-arrest (IEPT19990504) dat in beginsel voldoende is om aan te nemen dat redelijkerwijs het vereiste verband tussen de waren/diensten en de geografische benaming in de toekomst is te verwachten wanneer (1) een geografische benaming, die het relevante publiek als geografische plaats kent (2) de desbetreffende waren of diensten in die plaats hun herkomst kunnen hebben omdat zij daar worden geproduceerd en/of bedacht en/of ontworpen en (3) dat laatste bij het relevante publiek bekend is.Vervolgens oordeelt het hof dat de woordmerken L’ARGENTINA elk onderscheidend vermogen missen. Argentinië is een bij het relevante publiek bekend (groot) land, kleding en schoeisel kunnen hun herkomst in Argentinië hebben en het relevante publiek weet dit. Het hof neemt daarom aan dat sprake is van een woordmerk slechts bestaande uit een geografische benaming die een geografische plaats aanduidt, waarvan redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is dat die plaats in de opvatting van de betrokken kringen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht.

Foralways heeft hiertegen cassatieberoep ingesteld. Het cassatiemiddel bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel 1 klaagt dat het hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd voor de nietigheid van geografische aanduidingen als merk. Onderdeel 2 klaagt dat het hof essentiële stellingen heeft gepasseerd. Van Peursem concludeert tot verwerping van het beroep:

“4.6 Gelet op de aldus begrepen door het hof uitgevoerde toets, is volgens mij geen sprake van miskenning van de Chiemsee-toets uit punten 31 en 3229 en is het in ieder geval onjuist om de ratio voor de "vrijhouding" uit punt 26 te promoveren tot (deel van de) toets, zoals het onderdeel op de 11 e en 14e pagina van de cassatiedagvaarding duidelijk wel doet. Van de op de 14e pagina aangegeven drie "miskenningen" door het hof is geen sprake. Een verband vaststellen tussen intrinsieke kenmerken van (de hele categorie van) waren en de plaatsnaam is niet vereist, zo zagen we hiervoor al. Bovendien stelt dit onderdeel van de klacht nog dat "van een kenmerk van de aangeduide plaats ( ... ) eerst sprake (is), als deze bijvoorbeeld door natuurlijke gesteldheid, of door de aanwezigheid van een bijzondere concentratie van talent, traditie of een gespecialiseerde tak van nijverheid of landbouw, of doordat zij een marktcentrum is voor de betrokken categorie van waren, iets toevoegt aan de verwachtingen omtrent de kwaliteit of eigenschappen van de waar." (13e pagina cassatiedagvaarding). Dit komt uit de lucht vallen. Het is onduidelijk waar Foralways deze vergaande inperking op baseert; zij geeft het niet aan en het valt met geen mogelijkheid te lezen in Chiemsee, zodat dit voor een onjuiste rechtsopvatting moet worden gehouden. Het zou de deur wijd open zetten voor beschrijvende aardrijkskundige merken, hetgeen duidelijk niet de heersende leer is, omdat dat onvoldoende recht doet aan het geschetste algemene belang van "vrijhouding". De concrete toets zelf is feitelijk in cassatie-technische zin (op de keper beschouwd is die in wezen gelijk geweest bij rechtbank en hof, alleen is deze bij het hof anders uitgevallen, doordat wel een Chiemsee-verband is aangenomen, anders dan door de rechtbank) en volgens mij helemaal niet onbegrijpelijk in dito zin30 . Dit eerste onderdeel van onderdeel 1 faalt derhalve.

4.11 Onderdeel 2 klaagt dat het hof ten onrechte een aantal als essentieel aangemerkte stellingen van Foralways heeft gepasseerd:

• het HvJ EG heeft in Chiemsee niet tot uitdrukking willen brengen dat geografische benamingen in beginsel behoren te worden vrijgehouden, maar alleen willen zeggen dat geografische benamingen waarvan de in aanmerking komende kringen weten dat deze bepaalde kenmerken hebben die van belang zijn voor de relevante categorie van waren of diensten, in beginsel geen merk kunnen zijn (MvA 21, herhaald bij pleidooi in appel);
  
• uit de Europese merkenrechtspraak blijkt dat niets eraan in de weg staat dat geografische aanduidingen die niet met de betrokken waren in verband worden gebracht en waarbij dat redelijkerwijs voor de toekomst ook niet is te verwachten, een geldig merk kunnen zijn (MvA 22, herhaald bij pleidooi in appel);
  
• de herkenning van het woord "1' Argentina" kan alleen relevant zijn voor art. 2.28 lid 1 sub c BVIE in samenhang met de kennis van het Beneluxpubliek van twee andere factoren, te weten zodanige kenmerken van het land Argentinië en de betrokken categorie van waren, te weten kleding en schoeisel, dat dit publiek die waren in verband brengt met Argentinië, dan wel dat dit redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is (MvA 23 jo. 26-27, herhaald bij pleidooi in appel);
  
• ieder relevant verband tussen de kenmerken van de plaatsaanduiding en de kenmerken van de betrokken categorie van waren ontbreekt. Argentinië is niet meer dan ieder ander vergelijkbaar land een modeland en het staat ook niet als zodanig in de Benelux bekend. Er is geen sprake van zodanige kenmerken van het land dat te verwachten is dat in de toekomst anderen de aanduiding Argentinië zullen willen gebruiken op de door het HvJ EU in rov. 26 aangegeven geldige gronden (MvA 29 e.v. en 54; pleitnota 28-37);
  
• de a contrario uitleg van punt 33 Chiemsee kan niet als algemene maatstaf dienen voor een vrijhoudingsbelang dat stoelt op art. 3 lid 1 sub c MRi (MvA 23, herhaald bij pleidooi in appel).
  

4.12 Deze klachten gaan volgens mij niet op, omdat van het passeren van essentiële stellingen geen sprake is. In wezen zijn het stellingen ter ondersteuning van de bij de behandeling van onderdeel 1 verworpen onjuiste, te restrictieve rechtsopvatting van Foralways over de Chiemsee-leer. Ook zagen we bij de behandeling van onderdeel 1 al dat in rov. 11 geen sprake is van een a contrario redenering van het hof. Hier stuit onderdeel 2 op af.”

Lees de conclusie hier.

Zie ook:
IEPT20120208, Quilate v Foralways (rb)