Conclusie A-G van Peursem, 30 september 2016, Sun v Novartis
Octrooirecht. Cassatie tegen IEPT20150127. Novartis brengt het geneesmiddel Aclasta op de markt, dat het bisfosfonaat zoledroninezuur als werkzame stof bevat, in een 5 mg/100 ml oplossing dat via een intraveneuze infusie eenmaal per jaar wordt toegediend ter behandeling van osteporose. Ook is ze houdster van een octrooi (EP 689), dat gebaseerd is op een eerder Amerikaans octrooi (US 689) voor een toedieningsmethode van bisfosfonaten. Sun brengt een generieke variant van dit medicijn op de markt. De voorzieningenrechter oordeelt (IEPT20140512) dat er een serieuze kans bestaat dat conclusie 7 van EP 689 nietig zal worden verklaard, wegens gebrek aan nieuwheid en dat Novartis geen beroep kan doen op de prioriteit van US 689. Het hof oordeelt echter dat wel een beroep op prioriteit kan worden gedaan en dat Sun indirect inbreuk maakt op EP 689 (IEPT20150127).
A-G van Peursem concludeert tot verwerping van het cassatieberoep:
“2.7 De GKB heeft in G 2/98 de volgende maatstaf gegeven voor de disclosure-test bij de beoordeling van de vraag of een prioriteitsdocument dezelfde uitvinding openbaart als geclaimd in het octrooi dat die prioriteit inroept:
"The requirement for priority of "the same invention", referred to in Article 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole." (cursivering A-G)
Het hof diende dus te beoordelen of het prioriteitsdocument, in zijn geheel beschouwd, de geclaimde uitvinding direct en ondubbelzinnig openbaart aan de gemiddelde vakman, die daarbij gebruik maakt van zijn algemene vakkennis. Dat dit de juiste maatstaf is en het hof deze maatstaf op zichzelf ook voor ogen heeft gehad, staat, als ik de cassatiedagvaarding goed begrijp, in cassatie niet ter discussie.
2.8 Ik zie niet dat het hof heeft miskend dat dit een strikt criterium is dat zich niet leent voor rekkelijke toepassing; daarmee gaat de klacht uit subonderdeel 1.1 niet op dat voor zover het hof dat wel heeft miskend, er is uitgegaan van een onjuiste maatstaf. Voor zover met het woord "losgelaten" in subonderdeel 1.1 is bedoeld te klagen dat het hof weliswaar "formeel" de juiste maatstaf vooropstelt, maar vervolgens in feite een onjuiste maatstaf toepast of dit verkeerd (namelijk te rekkelijk) invult, lijkt mij dat niet kloppen. Uit rov. 4.1 in combinatie met rov. 4.3 (hiervoor weergegeven in 1.21) volgt naar ik meen dat het hof wel de juiste, strikte, maatstaf goed in het vizier heeft. Het hof onderzoekt in rov. 4.4-4.5 wat de gemiddelde vakman (het team uit rov. 4.2) met diens algemene vakkennis uit rov. 4.5 in de visie van het hof direct en ondubbelzinnig afleidt uit US 689 (rov. 4.8). Dat volgt op zich de juiste maatstaf.
[…]
2.14 Het is intussen wel een beslispunt, onderdeel 1. Hoewel uitleg feitelijke materie is, is er een kleine mogelijkheid dat het hof in de ogen van Uw Raad hier kennelijk de grens is overgegaan van de strikte disclosure-test door selectief te veralgemeniseren buiten de in het prioriteitsdocument geopenbaarde context om, of omdat het hof niet kon menen dat de vakman incontestably deze combinatie van elementen uit het prioriteitsdocument zou maken en/of omdat dit een geval van intermediate generalisation oplevert. De denklijn van het hof is dan de strikte prioriteitstoets te buiten gegaan en die komt dan neer op een soort "hindsight"-redenering, met name door de wijze van combineren van kenmerken uit voorbeeld 5 met elementen uit de algemene beschrijving (zoals Sun bij s.t. 1.14 aankaart, maar daar volgens mij over het hoofd ziet dat 's hofs redenering zwaar leunt op "inlezen" gevoed door algemene vakkennis die de gemiddelde vakman met zich meedraagt). Dan zou de rechts- en/of motiveringsklacht uit onderdeel 1 opgaan. Ik houd het erop dat het hof op de aangegeven wijze binnen de te stellen kaders is gebleven en dat dat is hoe ver de cassatiecontrole hier reikt naar huidig Nederlands octrooirecht.
[...]
2.25 De eerste motiveringsklacht van onderdeel 2.1 dat het hof niet aangeeft welke effectieve aatregelen Sun zou hebben moeten treffen, mist feitelijke substantie, omdat het hof dat in rov. 4.35 en .36 wel doet: de e-mail die Sun na sommatie door Novartis aan de groothandels heeft gestuurd was onder de gegeven omstandigheden onvoldoende; Sun had volgens het hof tenminste (ook) duidelijk moeten maken dat het Generieke Product niet mocht worden voorgeschreven en geleverd voor de behandeling van osteoporose, omdat daarmee inbreuk zou worden gemaakt op de octrooirechten van Novartis en zij had zich ervan moeten vergewissen dat effectieve maatregelen tegen cross label gebruik zouden worden genomen (rov. 4.35). In de derde plaats heeft Sun volgens het hof (rov. 4.36) onvoldoende gesubstantieerd dat zij moeite heeft gedaan om VGZ ervan te overtuigen dat zij haar tender anders diende in te richten om inschrijving door Sun mogelijk te maken met respectering van de octrooirechten van Novartis. Dat volstaat ruimschoots in kort geding. Voor zover de klachten veronderstellen dat de maatregelen de inbreuk geheel zouden moeten kunnen voorkomen om effectief te zijn, lijkt mij dat een onjuiste rechtsopvatting, omdat volgens mij voldoende is dat de maatregelen de inbreuk bemoeilijken en het cross label gebruik ernstig wordt ontraden Hier valt een parallel te trekken met de Pirate Bay-uitspraak van Uw Raad waarin het ging om de effectiviteit van blokkeringsmaatregelen die van internetproviders kunnen worden verlangd om auteursrechtinbreuken tegen te gaan. Dat is wel een ander IE-rechtsgebied, maar de in deze zaak geformuleerde regel leent zich naar mij wil voorkomen voor overeenkomstige toepassing in onze zaak.
2.26 De tweede motiveringsklacht behelst dat het hof essentiële stellingen van Sun heeft gepasseerd die inhouden dat het niet in haar macht ligt om cross label gebruik te voorkomen: het voorschrijven van een geneesmiddel is een zaak van de arts en Sun kan niet nagaan en/of beïnvloeden wat er na de levering van haar aan de groothandels en apothekers met haar product gebeurt (MvA 172-182 en plta Sun appel 46). Dat maakt het oordeel dat Sun is tekortgeschoten in haar inspanningsplicht om cross label gebruik te voorkomen onbegrijpelijk volgens de vervolgklacht en daarmee heeft het hof zich van de door Sun genoemde moeilijkheden danwel onmogelijkheden op dit punt ten onrechte geen rekenschap gegeven en valt niet in te zien dat Sun kan worden aangesproken op gedrag van derden. Ook deze klachten falen volgens mij. Sun wordt niet aangesproken op het gedrag van derden.
Dragend is de redenering van het hof dat nu het voor Sun op voorhand duidelijk was dat de handelwijze van VGZ onontkoombaar zou leiden tot cross label gebruik, het op de weg van Sun lag al het mogelijke in het werk te stellen om te voorkomen dat het Generieke Product zou worden uitgeleverd voor de behandeling van osteoporose, waarmee inbreuk zou worden gemaakt op het octrooi van Novartis (rov. 4.34). Uit "al het mogelijke " volgt al dat het hof zich er wel rekenschap van geeft dat het niet volledig in de macht van Sun ligt om cross label gebruik te voorkomen en dat het onmogelijke niet van haar kan worden gevergd. Uit rov. 4.33 blijkt, anders dan de klacht op dit punt wil, dat het hof rekening heeft gehouden met het voorschrijfgedrag van artsen en het aflevergedrag van apothekers. Sun had zich volgens het hof ervoor moeten inspannen dat VGZ onderscheid naar indicatie zou maken; Novartis heeft betoogd dat daar ruimte voor bestond in de tenderprocedure (vgl. plta appel 96 e.v.) Hierop stranden de motiveringsklachten van subonderdeel 2.1.”
Lees de conclusie hier.
