Conclusie A-G Wathelet: Merkenbureau moet opnieuw onderzoeken of de driedimensionale vorm van de „Kit Kat 4 fingers” als Uniemerk kan blijven bestaan

Gevoegde zaken C-84/17 P, Nestlé SA/Mondelez, voorheen Cadbury, en EUIPO, C-85/17 P, Mondelez voorheen Cadbury/EUIPO  en C-95/17 P, EUIPO/Mondelez voorheen Cadbury. Hogere voorziening. Conclusie A-G Wathelet.

Zie voor feiten in en verloop van deze procedure ook dit Boek9-bericht. Voor Engels zie IPPT.eu

Uit het perscommuniqué: “[...] Vervolgens onderzoekt de advocaat-generaal de hogere voorzieningen van Nestlé en het EUIPO. Om te beginnen herinnert de advocaat-generaal aan de rechtspraak van het Hof volgens welke het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd. Dit betekent volgens de advocaat-generaal evenwel niet dat de merkaanvrager aan volledige regio’s en markten kan voorbijgaan. Het bestaan van de interne markt binnen de Unie betekent niet dat er geen nationale of regionale markten bestaan. Volgens de advocaat-generaal moet rekening worden gehouden met de geografische omvang en de verdeling van de regio’s waarvoor het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen met succes is geleverd, teneinde te verzekeren dat het bewijs op grond waarvan de extrapolatie naar de gehele Unie plaatsvindt, berust op een in kwantitatieve en geografische zin representatieve steekproef. Dienaangaande is de advocaat-generaal van mening dat het voor bepaalde nationale markten geleverde bewijs kan volstaan als bewijs voor andere markten waarvoor geen (kwantitatief afdoend) bewijs is geleverd. Dit betekent niet dat het ontbreken van bewijs betreffende de verkrijging van onderscheidend vermogen in één enkele lidstaat volstaat om de verkrijging van onderscheidend vermogen in de gehele Unie uit te sluiten.

Daarentegen kan een merk geen Uniemerk zijn dat een eenheid vormt en kan het dus niet als Uniemerk worden ingeschreven indien het relevante publiek van een deel van de Unie dit merk niet opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten. De advocaat-generaal merkt op dat Nestlé weliswaar bewijs heeft overgelegd voor bijna alle van de destijds bestaande lidstaten (enkel niet voor Luxemburg), maar dat uit het arrest van het Gerecht duidelijk blijkt dat de voor België, Ierland, Griekenland en Portugal aangedragen informatie niet volstond als bewijs dat het relevante publiek van deze landen Nestlé aanduidde als de commerciële herkomst van de door het litigieuze merk aangeduide waar.

De advocaat-generaal merkt voorts op dat het Gerecht weliswaar in beginsel moet onderzoeken of de vaststelling dat het betrokken merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen op grond van het voor de andere nationale of regionale markten geleverde bewijs naar die vijf lidstaten kon worden geëxtrapoleerd, maar dat Nestlé ter terechtzitting heeft bevestigd dat zij geen gegevens aan het dossier had toegevoegd om aan te tonen dat het voor de Deense, de Duitse, de Spaanse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Oostenrijkse, de Finse, de Zweedse en de Britse markt aangedragen bewijs ook gold voor de Belgische, Ierse, Griekse, Luxemburgse en Portugese markt dan wel als grondslag kon dienen om de vaststelling dat het betrokken merk door het gebruik van onderscheidend vermogen had verkregen naar die vijf landen te extrapoleren. Aangezien er geen dergelijk bewijs was, komt de advocaat-generaal tot de slotsom dat het Gerecht de beslissing van het EUIPO enkel kon vernietigen, hetgeen het heeft gedaan. Bijgevolg stelt de advocaat-generaal het Hof voor om de door Nestlé en het EUIPO ingestelde hogere voorzieningen af te wijzen.”

Lees het perscommuniqué hier.