Conclusie A-G Hammerstein, 8 maart 2013, zaak 12/00888, Lundbeck v De Generieken.
Octrooirecht. ABC. Zie ook IEPT20120124 (hof) en IEPT20090408 (rb). Nederlandse escitalopramzaak, onderdeel van een reeks nationale procedures tussen octrooihouder Lundbeck en De Generieken over het geneesmiddel escitalopram, een ‘blockbuster anti-depressivum’. Het Hof heeft het Nederlandse deel van Lundbecks EP 0347066 vernietigd, voorzover het de conclusies 1-5 (stofconclusies) betreft en ook Lundbecks ABC nietig verklaard, voor zover het is gebaseerd op genoemde conclusies. De conclusie van A-G Hammerstein strekt tot verwerping van het cassatieberoep van Lundbeck. Ook het incidentele beroep van De Generieken met betrekking tot de nietigheid van het octrooi en van het ABC wordt verworpen.
In enkele citaten:
2.12 Uit de hiervoor vermelde verkorte weergave van de rechtsoverwegingen voIgt m.i. niet dat vaststaat dat met de door Lundbeck geoctrooieerde werkwijze (conclusie 6) zij als eerste het technische probleem tot het verkrijgen van escitalopram heeft opgelost. Het hof heeft vastgesteld dat er voor de gemiddelde vakman een pointer is op de prioriteitsdatum die hem zou leiden naar resolutie van een bekende precursor van citalopram, waarbij de keuze voor desmethylcitalopram eerder voor de hand ligt (dan voor de geclaimde diolbase), maar hij heeft in het midden gelaten of, zoals Tiefenbacher c.s. heeft betoogd, de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum uit de stand der techniek middels resolutie van (de precursor) desmethylcitalopram escitalopram kon verkrijgen (rov. 10.6).
2.13 Uit het arrest kan dan ook niet worden opgemaakt dat vaststaat dat escitalopram voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum met gebruikmaking van de stand van de techniek niet te verkrijgen was. Het 'Algemeen Middel', dat deze veronderstelling als vaststaand aanneemt, is daarmee tevergeefs voorgesteld. Overigens wordt in het middel nagelaten te vermelden aan welke rechtsoverweging(en) uit het arrest dat (wel) zou kunnen worden ontleend.
2.27 Onderdeel 3 hanteert ten onrechte wederom het uitgangspunt dat zou vaststaan dat het bereiden van escitalopram op de prioriteitsdatum inventiviteit vereiste en faalt op de gronden als voormeld.
2.36 De partij die de nietigheid van een (Europees) octrooi inroept dient de feiten stellen waaraan dat rechtsgevolg kan worden verbonden en zal, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv, die feiten zo nodig - in geval van gemotiveerde betwisting - hebben te bewijzen". In de onderhavige procedure heeft het hof in rov. 6 onbestreden geoordeeld dat de stofconclusies onafhankelijk van de werkwijzeconclusies moeten worden beoordeeld. Vervolgens heeft het hof (in de rov. 7 t/m 8.9) geoordeeld dat de conclusies 1 t/m 5, de stofconclusies, weliswaar nieuw maar niet inventief zijn, en (in rov. 9 t/m 13) dat de werkwijzeconclusies 6 en conclusie 7 nieuw en inventief zijn. In de gegeven situatie lag het daarom op de weg van Lundbeck om met feiten te onderbouwen dat de beslissing van het EPO, T 595/90, hier van toepassing was. Immers, alleen Lundbeck had in de gegeven situatie bij toepassing van de regel als geformuleerd in die beslissing belang. De klacht onder b faalt dan ook.
Lees de gehele conclusie hier.
