Conclusie AG HvJEU over de verwording van een merk tot gebruikelijke benaming

Conclusie A-G Cruz Villalón in de zaak tussen Balkaldrin Österreich The Kornspitz Company tegen Pfahnl Backmittel over de vereisten betreffende de grond voor vervallenverklaring in de zin van artikel 12(2)(a) Merkenrichtlijn (verwording van merk tot gebruikelijke benaming van waar waarvoor een merk is ingeschreven).

Veranderingen in de betekenis van een merk zijn voor de houder ervan niet zonder problemen. Een merk dat door toedoen en/of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar waarvoor het ingeschreven is, wordt volgens artikel 12(2)(a) van de Merkenrichtlijn vervallen verklaard. De onderhavige zaak biedt het Hof de gelegenheid de vereisten betreffende deze grond voor vervallenverklaring verder te verduidelijken. Concreet gaat het erom voor welke kringen van het publiek het merk tot benaming van de waar moet worden, wanneer van een relevant nalaten sprake is en of de beschikbaarheid van gelijkwaardige alternatieve benamingen voor de waar een voorwaarde voor de vervallenverklaring van het merk vormt. Terwijl het Hof over het eerstgenoemde punt al een principiële uitspraak heeft gedaan in het arrest Björnekulla Fruktindustrier en aan het tweede enkele overwegingen heeft gewijd in het arrest Levi Strauss, betreedt het wat het derde punt betreft in hoge mate onbekend gebied.

De vragen rijzen in een geding tussen de merkhoudster, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH en haar concurrente, Pfahnl Backmittel GmbH, inzake de geldigheid van het merk „Kornspitz”. Het merk kan weliswaar voor bepaalde verbruikers een soortnaam voor een soort brood zijn geworden, maar dat is niet het geval wat bakkers betreft. De A-G geeft het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Oberster Patent- und Markensenat (Oostenrijk) als volgt te beantwoorden:

–        Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG moet aldus worden uitgelegd dat het relevante publiek voor de beoordeling van de vraag of een merk tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar is geworden waarvoor het is ingeschreven, in de eerste plaats de verbruikers en de eindverbruikers zijn. Naargelang van de kenmerken van de markt moeten eveneens de bij de afzet van de waar betrokken ondernemers in aanmerking worden genomen. Van kenmerken die pleiten voor een dergelijke inaanmerkingneming is met name sprake wanneer de desbetreffende ondernemers een bepaalde mate van invloed op de aankoopbeslissing van de eindverbruiker uitoefenen. Voor zover dat niet het geval is, is een merk tot gebruikelijke benaming geworden van de waar waarvoor het is ingeschreven, wanneer het door de eindverbruikers als zodanig wordt opgevat, hoewel de handelaren die de waar zelf uit een halffabricaat van de merkhouder vervaardigen en de waar met toestemming van de merkhouder onder de merknaam verkopen, zich ervan bewust zijn dat het om een herkomstaanduiding gaat en de eindverbruiker doorgaans niet op deze omstandigheid attenderen.

–        Voor de beoordeling van de vervallenverklaring van een merk is het niet van belang of de eindverbruikers wegens het ontbreken van equivalente alternatieven op de desbetreffende benaming zijn aangewezen.

–        Er is sprake van een nalaten als bedoeld in artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn wanneer de merkhouder niet de voor hem redelijke maatregelen treft om zijn merk te beschermen tegen een ontwikkeling tot soortnaam. Daartoe behoort eveneens een passende beïnvloeding van zijn licentiehouders.

Lees de conclusie hier.