Conclusie AG: Nationale merkhouder kan derde verbieden in andere lidstaat waren in voorraad te hebben met oog op verkoop in land van bescherming

De AG duikt in de vraag of de houder van een nationaal merk een derde kan verbieden om in een andere lidstaat op zijn merk inbreukmakende waren in voorraad te hebben teneinde deze waren aan te bieden in het land waar het merk beschermd is of ze daar in de handel te brengen. Het begrip "daartoe in voorraad hebben" omvat dat beslissende invloed kan worden uitgeoefend op de persoon die daadwerkelijk toegang heeft tot de waren teneinde, zelfs indirect, te beslissen wat de bestemming van deze waren is.
 

Zaak C-76/24

Uit de samenvatting minbuza.nl 

Verzoekende partij in eerste aanleg ‘PH’ is een houder van woord- en beeldmerken voor onder meer duik-benodigdheden zoals duikpakken en -handschoenen. PH is ingeschreven bij het Duitse octrooi- en merkenbureau. Verwerende partij in eerste aanleg is ‘Tradeinn Retail Services’ (hierna: Tradeinn), en heeft via haar website reclame gemaakt voor duikaccessoires of deze aangeboden, met gebruikmaking van de merken van PH. Zij is gevestigd in Spanje. Bij levering van de aangeboden producten waren de merken niet op de verpakking aangebracht. PH vordert staking van de inbreukmakende handelingen en een schadevergoeding.

De verwijzende rechter vraagt om uitleg over artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn 2015/2436. Dit artikel beschermt de merkrechten. De verwijzende rechter wil weten of het territorialiteitsbeginsel van het intellectueel-eigendomsrecht niet in de weg staat aan het feit dat een houder van een nationaal merk op grond van het artikel een ander verbiedt om een merkinbreukmakende voorwerpen in de handel te brengen. Daarnaast twijfelt de verwijzende rechter over de uitleg van het begrip ‘daartoe in voorraad hebben’ van lid 3, onder b), omdat het niet zeker is of het moet gaan om een daadwerkelijk beschikking van de goederen of dat dit breder opgevat dient te worden.

Gestelde vragen:

Kan de houder van een nationaal merk op grond van artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 laten verbieden dat een persoon in het buitenland merkinbreukmakende waren in voorraad heeft met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen in de lidstaat waar die waren merkenrechtelijk zijn beschermd?

Is het voor de uitlegging van het begrip „daartoe in voorraad hebben” in de zin van artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 van belang dat er daadwerkelijk over merkinbreukmakende waren kan worden beschikt, of volstaat het dienaangaande dat er invloed kan worden uitgeoefend op de persoon die daadwerkelijk over die waren beschikt?

Conclusie AG:

Artikel 10, lid 3 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat
– de houder van een nationaal merk een derde kan verbieden om in een andere lidstaat op zijn merk inbreukmakende waren in voorraad te hebben teneinde deze waren aan te bieden in het land waar het merk beschermd is of ze daar in de handel te brengen;
– het begrip ,daartoe in voorraad hebben’ in de zin van deze bepaling het feit omvat dat beslissende invloed kan worden uitgeoefend op de persoon die daadwerkelijk toegang heeft tot de waren teneinde, zelfs indirect, te beslissen wat de bestemming van deze waren is.

ECLI:EU:C:2025:220 en zaak C-76/24