Ongeacht of het een nationaal of Uniemerk betreft, wordt de totstandkoming van de gezamenlijke toestemming van medehouders om een licentie te verlenen of te beëindigen geregeld door de toepasselijke bepalingen van de betrokken lidstaat.
In zaak C-686/21 feiten via MinBuza: In 1993 hebben VW, SW, CQ en ET, die elk voor een kwart medehouders van het nationale en gemeenschapsmerk „Legea” zijn, aan de vennootschap Legea S.r.l. een exclusieve licentie voor het gebruik van dit merk verleend. Alle medehouders hebben unaniem ingestemd met de verlening van die licentie voor het merk „Legea”. In december 2006 heeft alleen medehouder VW te kennen gegeven de licentie voor het gebruik van het merk niet te willen laten voortduren. Ondanks deze niet-instemming is Legea S.r.l. het merk na 31-12-2006 blijven gebruiken. In een door Legea S.r.l. bij de rechter in eerste aanleg aanhangig gemaakte zaak tegen VW is het vraagstuk over de rechtmatigheid van het gebruik van het merk door deze vennootschap aan de orde gesteld. De rechter heeft geoordeeld dat het gebruik van het merk door Legea S.r.l. tot 31-12-2006 rechtmatig was, aangezien alle medehouders unaniem toestemming daarvoor hadden gegeven, en na 31-12-2006 onrechtmatig was, aangezien medehouder VW duidelijk had aangegeven dat hij het daar niet mee eens was. De rechter in tweede aanleg heeft het vonnis in eerste aanleg vernietigd en geoordeeld dat het gebruik van het merk „Legea” door Legea S.r.l. ook na 31-12-2006 rechtmatig was, op grond van de vaststelling dat de meerderheid van de gezamenlijke merkhouders ook na die datum met een dergelijk gebruik had ingestemd. Tegen dit arrest heeft VW cassatieberoep ingesteld. Volgens VW heeft de rechter in tweede aanleg in het arrest een aantal bepalingen van de codice civile geschonden of onjuist toegepast, met name de bepalingen betreffende gemeenschap en opzegging.
Gestelde vragen:
1) Brengen [artikel 10 van richtlijn 2015/2436 en artikel 9 van verordening 2017/1001], die aan de houder van een Uniemerk een uitsluitend recht toekennen en tegelijkertijd voorzien in de mogelijkheid dat het houderschap van dat merk aan meerdere personen pro rata toekomt, met zich dat de meerderheid van de gezamenlijke merkhouders kunnen beslissen over de verlening van een licentie aan derden, om niet en voor onbepaalde tijd, voor het exclusieve gebruik van het gemeenschappelijke merk, of is daarvoor daarentegen een unanieme beslissing vereist?
2) Is in het tweede geval, bij nationale en Uniemerken van gezamenlijke merkhouders, een uitlegging in overeenstemming met de Unierechtelijke beginselen, volgens welke het voor een van de medehouders van een merk dat bij unanieme beslissing, om niet en voor onbepaalde tijd aan een derde in licentie is gegeven, niet mogelijk is die beslissing eenzijdig te herroepen? Of moet daarentegen de tegenovergestelde uitlegging in overeenstemming met de Unierechtelijke beginselen worden geacht, volgens welke het uitgesloten is dat de medehouder blijvend aan zijn oorspronkelijke wilsuiting gebonden is en deze zijn beslissing dus kan herroepen, met alle gevolgen van dien voor de licentieovereenkomst?
Conclusie AG:
Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, alsook, wanneer van toepassing, de corresponderende bepalingen van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk moeten aldus worden uitgelegd dat: in geval van medehouderschap van een merk, de totstandkoming van de gezamenlijke toestemming van de medehouders om een derde een licentie voor het gebruik van het merk te verlenen – ongeacht of het een nationaal merk of een Uniemerk betreft – of om die licentie te beëindigen, wordt geregeld in de toepasselijke bepalingen van de betrokken lidstaat.
