Conclusie A-G Verkade, 3 mei 2013, zaak 12/00405, Red Bull v Menken. (Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek, en Arvid van Oorschot en Hub Hameling, Freshfields Bruckhauser Deringer).
Merkenrecht. Zie IEPT20110920 (hof) en IEPT20090715 (rb). Het hof heeft het vonnis van de rechtbank Den Haag vernietigd, de inbreukvorderingen van Red Bull (gebaseerd op haar woord/beeldmerken RED BULL en woordmerk BULL) afgewezen en in reconventie dit laatste woordmerk vervallen verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik. De middelen van Red Bull richten zich tegen de door het hof aangelegde maatstaven bij de beoordeling van de merkenrechtelijke overeenstemming tussen de tekens, tegen de beslissing dat het teken van Osborne geen inbreuk maakt en tegen de vervallenverklaring van het woordmerk BULL. De conclusie van de A-G strekt tot verwerping van het principale beroep. In citaten:
0.3. Ik meen dat het hof geen rechtsregels heeft miskend en dat de cassatieklachten geen aanleiding geven tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU. De klachten vragen m.i. in wezen om een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie en miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak.
Miskenning van ‘kruisverbanden’: 3.7. De rechtsklachten falen naar mijn mening bij gebrek aan feitelijke grondslag. Omziende naar de door het HvJ EG/EU aangegeven rechtscriteria (zie hierboven nr. 3.2), blijkt niet dat het hof die criteria miskend heeft. Blijkens rov. 5.8- 5.12 is het hof onmiskenbaar uitgegaan van de toets van een globale (totaal-) beoordeling van totaalindrukken die door de merken worden opgeroepen, met inachtneming van visuele, auditieve en begripsmatige factoren. Uit deze rechtsoverwegingen (met name rov. 5.10 en 5.11.3- 5.11.5) blijkt voorts dat het hof, hoewel het de uitdrukking 'kruisverband(en)' niet bezigt, wel degelijk (als omstandigheid van het concrete geval) aandacht heeft gegeven aan het- al dan niet- versterkend effect van- al dan niet aanwezig geachte- visuele, auditieve en begripsmatige punten van overeenstemming.
3.9. Zoals Red Bull in punten 21-22, 25, 28 en 31 van de cassatiedagvaarding vrijwel onverholen aangeeft, komt de door haar verdedigde 'volmaakte en intensieve kruisassociatie' in wezen erop neer dat reeds de aanwezigheid van een afbeelding van enigerlei stier (en/ of het woord Bull) in de merken van Red Bull, en de aanwezigheid van een afbeelding van enigerlei stier (en/of het woord Toro) in het blikje van Osborne met zich zou moeten brengen dat sprake is van verwarringsgevaar in de zin art. 2.20, lid 1 onder b, BVIE. Dat is uiteraard geenszins een rechtens onontkoombare conclusie. Omdat er geen rechtsregel is, die meebrengt dat in het geval van enigerlei afbeelding van enigerlei stier (of bijv. enigerlei afbeelding van een andere diersoort, of bijv. enigerlei afbeelding van een vliegtuig) in het ene merk, en het voorkomen van enigerlei andere afbeelding van enigerlei stier (of: enigerlei afbeelding van een andere diersoort, of bijv. enigerlei afbeelding van een vliegtuig) in het andere merk, de 'stier' (of die andere diersoort, of het vliegtuig) steeds moet worden aangemerkt als tot verwarringsgevaar aanleiding gevend onderscheidend of dominerend bestanddeel, heeft het hof (dus) geen rechtsregel geschonden. Dat en waarom die conclusie in casu niet getrokken dient te worden, is door het hof alleszins begrijpelijk gemotiveerd. Met name is- naast de verdere ampele motivering niet onbegrijpelijk 's hofs- feitelijke- rov. 5.11.4: 'De begripsmatige overeenstemming tussen het stiermerk en het teken is beperkt tot het concept "stier" in het algemeen', gevolgd door de redengeving dat en waarom zulks niet genoeg is voor verwarringwekkende overeenstemming, gelet op de grote verschillen in de wijze van weergeven van de stieren, die bij de gemiddelde consument tot duidelijk verschillende in het geheugen achterblijvende begripsmatige indrukken van de dieren leiden (de stier van Red Bull is dynamisch, in actie en opgeladen voor de strijd, de stier van Osborne is statisch, vredig en in rust).
Miskenning associatiegevaar: 3.17. Red Bull verwijst evenwel niét naar rov. 18 en rov. 26 van dat arrest (hierboven aangehaald in nr. 3.2 onder a), noch naar HvJEG 22 juni 2000, C-425/98 (Marca/Adidas; drie-strepen merk), rov. 41 (hierboven aangehaald in nr. 3.2 onder d). In die rechtspraak heeft het Hof van Justitie nu juist beslist dat het begrip associatiegevaar geen alternatief is voor het begrip verwarringsgevaar, dat de desbetreffende Richtlijnbepalingen niet toepasbaar zijn indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan, dat verwarring in de zin van die bepalingen niet reeds aanwezig kan worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren, en dat er (ook) bij bekende (c.q. sterke onderscheidingskracht genietende) merken geen grond is om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.
3.18. Nu het hof geen verwarringsgevaar aanwezig geoordeeld heeft, en nu blijkens de jurisprudentie van het HvJ EU bij het criterium van art. 4, lid 1, sub b en het parallelle art. 5, lid 1, sub b MRI14 verwarringsgevaar veronderstelt, terwijl dat verwarringsgevaar niet reeds aanwezig kan worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren, kon het hof aan Red Bull's in de klacht bedoelde stellingname voorbij gaan. De klacht faalt dus omdat zij uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting en/ of bij gebrek aan belang.
Verwatering: 3.29. De klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting. Voor het aannemen van verlies van onderscheidende kracht (verwateringsgevaar) of reputatieschade is blijkens het systeem van art. 5 lid 3 MRI (art. 2.20, lid 1 onder c BVIE) -luce clarius- onvoldoende het enkele feit dat er sprake is van een teken dat overeenstemt met het bekende merk: er moet daarnaast sprake zijn van een wijze van gebruik (zonder geldige reden), waardoor inderdaad afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Zodanig gevaar voor verwatering of schade aan reputatie van een bekend merk mag blijkens het Unierechtelijke systeem niet verondersteld worden: in dat geval zou de hier bedoelde nadere voorwaarden niet in de bepaling behoeven te zijn opgenomen (of zou gesproken moeten zijn van een verbodsmogelijkheid met een negatief geformuleerde uitzondering: ... tenzij daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk).
Kielzog varen: 3.33. Aan Red Bull kan worden toegegeven dat logisch gesproken inderdaad 'het één het ander niet uitsluit'. Niettemin gaat de klacht uit van een onjuiste rechtsopvatting. Zij miskent in de eerste plaats dat bij de beoordeling van een door de merkhouder gesteld 'ongerechtvaardigd voordeel trekken', het enkele 'voordeel trekken' op zichzelf niet incriminerend geoordeeld kan worden. Dat is (uiteraard) zo omdat de ongerechtvaardigdheid nu eenmaal element is van de verbodsbepaling. Daar is ook een goede reden voor. In het (veel voorkomende) geval van een markt, met één bekend merk (of enkele bekende merken) in een marktleiders positie, wordt al gauw een (niet verwarrende maar associatieve) verbinding met het bekende merk (de bekende merken) gelegd, en dat is allicht in zoverre in het voordeel van de gebruiker van het niet of minder bekende teken, dat het publiek daardoor gemakkelijker de link legt met de productsoort waarom het gaat. Ongerechtvaardigd is dit niet. Het overbekende Cola-voorbeeld biedt een illustratie van wat ik hier bedoel. De klacht miskent in de tweede plaats dat de vraag naar de eventuele 'ongeoorloofdheid' van het voordeel trekken beoordeeld dient te worden aan de hand van de omstandigheden van het geval, en dat daarbij een rechterlijke weging onvermijdelijk is. Daarom gaat Red Bull's (logisch juiste) 'het één sluit het ander niet uit' rechtens toch niet op: het één kan immers zwaarder gewogen worden dan het ander.
Normaal gebruik: 3.53. 's Hofs oordeel in rov. 8.3, dat, anders dan Red Bull betoogt, 'het gebruik van een ander merk dat uit meerdere woorden bestaat, in beginsel niet [betekent] dat daardoor een merk dat uit slechts één van die woorden bestaat eveneens normaal, als dàt merk, is gebruikt', is, anders dan punt 107 van de cassatiedagvaarding poneert, in lijn met rov. 27 het Have a Break-arrest ('niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt'} en rechtens juist. In rov. 5.6- waarnaar rov. 8.2 verwijst- heeft het hof feitelijk geoordeeld, niet alleen dat van afzonderlijk gebruik van het teken 'BULL' niet gebleken is, maar ook: 'Er is verder ook niets dat er op wijst dat het relevante publiek er mee bekend zou kunnen zijn dat het woord "Bull" -los van het woord "red" en los van het bekende beeld van de vechtendestier( en)- wijst op een product van Red Bull.' Tegen deze (feitelijke) oordelen richt het onderdeel op zichzelf geen klachten. Daarmee komt eventuele toepasselijkheid van de ruimte die de Have a Break- en Levi Strauss/Colloseum-arresten zouden bieden, in dit geval niet aan de orde.
Lees de conclusie hier.
