Een bijdrage van Sofie Cubitt, Crowell & Moring LLP.
Hof van Beroep Brussel 17 september 2013, 2011/AR/1838, N.V. Sunnyland Distribution / N.V. Stassen.
Merkenrecht en oneerlijke marktpraktijken. Inbreuk (ja). Schadevergoeding en begroting in casu (ja). Kwade trouw en winstafdracht (neen). Bovenstaande partijen waren de voorbije jaren in meerdere merkenrechtelijke procedures verwikkeld. Het besproken arrest van het Brusselse hof van beroep betreft de uitspraak in de procedure ten gronde inzake de door Stassen gevorderde schadevergoeding. Het betrokken hof had immers in een eerder arrest van 23 juni 2009 reeds geoordeeld dat Sunnyland een merkinbreuk pleegde, zich schuldig maakte aan oneerlijke handelspraktijken en had bijgevolg de staking van vermelde inbreuken bevolen, evenals een ‘market recall’.
Met de vaststelling van de inbreuken en het stakingsbevel op zak, ging Stassen over tot dagvaarding ten gronde teneinde de door haar geleden schade vergoed te krijgen. Ook vorderde Stassen winstafdracht wegens beweerde kwade trouw in hoofde van Sunnyland. In het vonnis in eerste aanleg werd Sunnyland veroordeeld tot een vergoeding van 75.000 € voor de effectief geleden schade en een vergoeding van 10.000 € voor de morele schade, meer de interesten en de kosten. Nadat het Brusselse hof bij wijze van tussenarrest het kantonnement had toegelaten, hervormde het het vonnis van de eerste rechter door middel van een grondig gemotiveerd arrest waarin de winstderving in hoofde van Stassen in concreto werd begroot.
Vooreerst herhaalde het Brusselse hof de principes inzake schadevergoeding in merkenrechtelijke aangelegenheden geponeerd in artikel 1382 B.W., artikel 2.21.1 BVIE en artikel 13.1 Handhavingsrichtlijn. Het hof bevestigde dat de schade wordt begroot, rekening houdende met de winstderving van de benadeelde en de door hem geleden verliezen, waarbij tevens het verlies aan inherente waarde/exclusiviteit/aantrekkingskracht van het betrokken merk, de morele schade en de kosten die de benadeelde heeft gemaakt voor het opsporen en onderzoek van de namaak in rekening moeten worden gebracht.
Wat betreft de omzetderving van Stassen – zijnde het verkoopcijfer dat Stassen had kunnen realiseren indien de inbreuk niet had plaatsgevonden – aanvaardde het hof de (niet betwiste) cijfers die de terugval in de stijging van de verkoop van Stassen voor de betrokken periode aantonen, meer bepaald een inbreukmakende massa van 300.000 flessen. Gezien de winst van Stassen in de periode van namaak 0,45 € per verkochte fles bedroeg, begrootte het Brusselse hof de winstderving in hoofde van Stassen op 135.000 €.
Wat betreft het door Stassen geleden verlies, nam het hof op basis van de stukken van Stassen aan dat zij extra heeft moeten investeren in de periode van de namaak en dat ten gevolge van deze namaak verwatering is opgetreden van het onderscheidend vermogen van het merk “Kidibul”. Ook bevestigde het hof dat niet ernstig kan worden betwist dat het onderzoek en het opsporen van de omvang van de namaak door Sunnyland, Stassen zal genoopt hebben om administratieve kosten te maken. Wel oordeelde het hof dat de stukken van Stassen niet voldoende gegevens bevatten om een precieze begroting van de verliezen en de kosten toe te laten en begrootte deze bijgevolg ex aequo et bono op 75.000 €.
Aangaande het begrip “kwade trouw” vereenzelvigde het Brusselse hof zich met de overwegingen van het Benelux Gerechtshof (BenGH 11 februari 2008, 2006/4 IWC v Michel, §§ 14 tem 16) in dit verband. Hoewel het Brusselse hof in zijn eerdere arrest van 23 juni 2009 tussen dezelfde partijen het bestaan van de merkinbreuk en de oneerlijke handelspraktijken had vastgesteld, meende het nu dat niet vaststond – minstens niet voldoende aannemelijk werd gemaakt door Stassen – dat er sprake was van een opzettelijke of moedwillige inbreuk door Sunnyland. De vordering tot winstafdracht op grond van kwade trouw werd bijgevolg afgewezen.
Het Brusselse hof hervormde het vonnis in eerste aanleg en veroordeelde Sunnyland tot een schadevergoeding van 210.000 € in totaal (meer de interesten) en drie vierden van de procedurekosten (van beide aanleggen).
Lees het arrest hier.
