De afkorting is niet beschrijvend

B9 11607.Rechtbank Arnhem, 29 augustus 2012, HA ZA 11-1402, Zoontjens Beton B.V. tegen V.O.F. c.s. (met dank aan Paul Mazel, TRIP Advocaten).

“Het gaat hier immers niet om de inschrijving als merk van het woord 'daknivelleringssysteem', waarvoor de letters DNS staan, maar om de inschrijving van de merknaam DNS als zodanig. Van het enkel beschrijven van een woord is dus geen sprake.”

Merkenrecht. Auteursrecht. Onrechtmatige mededinging. Eiseres Zoontjens is houdster van het Benelux-woordmerk DNS, waaronder zij een daknivelleringssysteem exploiteert. Eiseres stelt dat gedaagde met het gebruik van het (Benelux-beeld)merk ONS inbreuk maakt op haar merkrecht en bovendien door het gebruik op de website van gedaagde van een foto van een door eiseres Zoontjens gerealiseerd project inbreuk maakt op het auteursrecht van eiseres. Gedaagde heeft na sommatie het gebruik van het beeldmerk gestaakt en de foto verwijderd.

Zoontjens heeft beslag laten leggen en vordert i.c. een verklaring voor recht dat Livingroof inbreuk heeft gemaakt op haar merk- en auteursrecht en ook anderszins onrechtmatig zou handelen. In reconventie vordert Livingroof de nietigheid van het merk DNS, omdat dat merk beschrijvend zou zijn voor een DakNivelleringsSysteem. De rechtbank wijst alleen de auteursrechtelijke vordering van eiseres toe en wijst de nietigheidsvordering van gedaagde af. Het ’de minimis’ niet-ontvankelijkheidsverweer van gedaagden, omdat de gestelde inbreuken een relatief bescheiden karakter zouden hebben, wordt eveneens afgewezen.

Met betrekking tot het merkenrecht oordeelt de rechtbank dat de ‘afkorting’ DNS (DaknivelleringsSysteem) weliswaar een (niet ingeburgerd)  ‘zwak merk’ is, maar dat het niet als beschrijvend moet worden aangemerkt:

4.8. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt het volgende overwogen. Anders dan Livingroof stelt, is het door Zoontjens ingeschreven woordmerk DNS naar het oordeel van de rechtbank niet louter beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor inschrijving is gevraagd. Het gaat hier immers niet om de inschrijving als merk van het woord 'daknivelleringssysteem', waarvoor de letters DNS staan, maar om de inschrijving van de merknaam DNS als zodanig. Van het enkel beschrijven van een woord is dus geen sprake. Dat het woordmerk DNS in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een (woord)merk pas wordt ingeschreven nadat door het BBIE (voorheen: Benelux Merkenbureau) een onderzoek heeft plaatsgevonden (…).

De reconventionele nietigheidsvordering wordt om dezelfde redenen afgewezen.

Van inbreuk door het beeldmerk ONS is echter geen sprake. Er bestaat geen sterke auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen het (zwakke) woordmerk DNS en het beeldmerk ONS (het groen/zwarte vierkant, het meest in het oog springende element, hoeft zelfs niet per definitie als een letter opgevat te worden). Aangezien het daarnaast een gespecialiseerde, professionele markt betreft, is verwarringsgevaar niet aannemelijk.

Inbreuk op het auteursrecht op de overgenomen foto wordt wel aangenomen. De foto wordt aangemerkt als een werk nu deze  ‘op een dusdanige wijze is gemaakt dat het door Zoontjes aangelegde dakterras op een zo esthetisch verantwoorde wijze wordt getoond’ en de verklaring van de fotograaf volstaat als een akte van overdracht.

Van onrechtmatig handelen door Livingroof is geen sprake:

4.28. Naar het oordeel van de rechtbank beeft Zoontjens onvoldoende onderbouwd waaruit die bijkomende omstandigheden in het onderhavige geval hebben bestaan. Dat Livingroof een vrijwel identiek daknivelleringssysteem aanbiedt, kan bij de beoordeling geen rol spelen, omdat dat ziet op de stelling dat Livingroof hiermee inbreuk maakt op een aan Zoontjens toekomend octrooirecht. Die discussie dient, zoals Zoontjens zelf ook stelt, voor de rechtbank ' s-Gravenhage te worden gevoerd. Voorts is hiervoor reeds geoordeeld dat Livingroof door bet gebruik van haar beeldmerk geen inbreuk maakt op het woordmerk DNS van Zoontjens. Waarom de mailings van Livingroof desondanks in strijd zijn met de betamelijkheid en misleidend voor het publiek, is door Zoontjens niet onderbouwd.

Met betrekking tot de vraag of de gelegde beslagen terecht zijn gelegd, verwijst de rechtbank de zaak naar de parkeerrol in afwachting van de uitkomst van de nog aanhangig te maken Haagse octrooirechtprocedure:

4.40. (…) Dit betekent dat het antwoord op de vraag of de door Zoontjens gelegde beslagen onrechtmatig zijn gelegd voor een belangrijk deeI afhangt van de uitkomst in de in 's-Gravenhage aanhangig te maken octrooirechtprocedure. De rechtbank zal het (eind)oordeel daarvan dan ook afwachten en de zaak op dit punt naar de parkeerrol verwijzen. Op het moment dat duidelijkheid bestaat over de vraag of Livingroof inbreuk heeft gemaakt op een aan Zoontjens toekomend octrooirecht, kan de meest  gerede partij de zaak weer voor vonnis opbrengen op de gewone rol.

Lees het vonnis hier.