B9 10687. Hoge Raad, 20 januari 2012, LJN: BU7244, Bach Flower Remedies Limited tegen Healing Herbs Limited, met conclusie A-G Verkade. (Met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh).
Merkenrecht. Dr. Bachs Bloesemremedies. “Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk moet de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt.”
Healing Herbs en Bach Flower Remedies brengen allebei producten op de markt die zijn vervaardigd volgens een door de in 1936 overleden dr. Bach ontwikkelde methode. Healing Herbs stelt dat de Benelux-depots/ inschrijvingen van Flower Remedies nietig, althans gedeeltelijke vervallen verklaard dienen te worden, omdat de merken waarvoor bescherming wordt geclaimd ten tijde van de diverse depots niet konden gelden als tekens die een merk kunnen vormen. Het hof heeft de nietigverklaring van de beeldmerken afgewezen, omdat de beeldelementen in de beeldmerken zodanig afwijken van wat gebruikelijk is, dat zij onderscheidend vermogen bezitten. Het niet-onderscheidende en niet-ingeburgerde woordmerk The Bach Remedies heeft het hof wel nietig verklaard (IEPT20100223).
In de woorden van A-G Verkade: “Deze zaak gaat in de kern om de vraag in hoeverre in de Benelux aan één onderneming exclusieve merkrechten voor bepaalde producten kunnen toekomen op de familienaam van iemand (dr. E. Bach) wiens receptuur gebruikt wordt, terwijl (i) die, idealistische, persoon bij leven in publicaties heeft aangegeven hoe mensen zelf die receptuur kunnen toepassen, en terwijl (ii) wereldwijd decennialang door derden volgens deze receptuur vervaardigde producten onder die naam of met verwijzing naar die naam, op de markt worden gebracht. In het cassatiedebat wordt - meer toegespitst - vooral gestreden over de vraag of hierop 'oud' Benelux-merkenrecht, of 'nieuw' Europees geharmoniseerd Benelux-merkenrecht van toepassing zou zijn, en over de vraag in hoeverre merken met zowel de familienaam als toegevoegde figuratieve elementen anders beoordeeld zouden moeten worden dan woordmerken.”
De Hoge Raad verwerpt het beroep tegen het arrest van het hof, zij het dat de onderbouwing van het (uiteindelijk correcte) feitelijke oordeel van het hof naar mening van de Hoge Raad wel enige correctie behoeft. Naar oordeel van de Hoge Raad moet voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk namelijk de feitelijke situatie ten tijde van depot in aanmerking worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op moment beoordeling geldt:
4.2 Het onderdeel gaat terecht ervan uit dat het hof wat het toepasselijke recht aangaat, geen onderscheid heeft gemaakt tussen de beoordeling van de woord- en de beeldmerken. Het mist evenwel feitelijke grondslag en kan dus niet tot cassatie leiden. Weliswaar heeft het hof in rov. 6 overwogen het recht van voor 1996 te moeten toepassen, maar blijkens hetgeen het vervolgens heeft overwogen en geoordeeld, in het bijzonder in rov. 8, 9, 11, 13 en 16, heeft het hof het recht toegepast zoals het onder de Richtlijn, mede door de rechtspraak van het HvJEU, vorm heeft gekregen. Dat heeft het hof terecht gedaan. Nu noch de Richtlijn, noch het Protocol tot wijziging van de toenmalige BMW op dit punt overgangsbepalingen kent, zal voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt. Een andersluidende opvatting zou tot gevolg hebben dat rechten op merken die zijn verkregen voorafgaande aan de implementatie van de Richtlijn (buiten het geval van inburgering) blijvend onaantastbaar zouden zijn, in weerwil van het door de Richtlijn nagestreefde doel van algemeen belang dat generieke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt.
De Hoge Raad acht daarnaast, onder verwijzing naar de jurisprudentie van het HvJ EU, het oordeel hof dat de mogelijkheid van verval van het merkrecht wegens verwording van het merk tot soortnaam in beginsel slechts geldt voor woordmerken, onjuist. Aan de feitelijke beoordeling van het onderscheidend vermogen doet ook dat echter niet af. “Het onderdeel is dus gegrond, maar kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Het hof heeft immers in de door onderdeel II tevergeefs bestreden rov. 16 van het tussenarrest geoordeeld dat en op welke grond aan de beeldmerken (blijkens de bewoordingen van die overweging: ook op het moment waarop het hof oordeelde) onderscheidend vermogen toekwam. Het hof waarnaar de zaak zou worden verwezen, zou derhalve niet tot een ander oordeel kunnen komen dan dat van verwording van de beeldmerken tot generieke aanduiding geen sprake is.” (4.4.2.)
Lees het arrest hier of hier (PDF).
