De door de octrooihouder zelf aangebrachte cesuur

B9 11690. Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 oktober 2012, KG ZA 1112-898, Mundipharma Pharmaceuticals B.V. tegen Mylan B.V. (met dank aan Silvie Wertwijn, Vondst Advocaten).

“Mundipharma heeft aangevoerd dat het mogelijk is dat een product onder de beschermingsomvang valt van zowel een moederoctrooi als van een daarvan afgesplitst octrooi, maar dat in zo'n geval de octrooihouder moet kiezen.”

Octrooirecht. In een kort-gedingvonnis van 17 september jl. wees de voorzienigenrechter het door Mundipharma gevorderde provisionele inbreukvernbod voor de duur van de procedure al af (‘aan zodanig gerede twijfel onderhevig’) en in het onderhavige kort geding blijft zij bij de stelling dat gedaagde Mylan, een generieke geneesmiddelenproducent, voorshands geen inbreuk maakt op EP 643 van Mundipharma m.b.t. ‘Oxicodon samenstellingen met gecontroleerde vrijgave’.

In 2009 en 2010 oordeelde de rechtbank al eerder over de geldigheid van de afgesplitste aanvrage EP 730, zie IEPT2009093 en IEPT20100407, nog voordat de Technische Kamer van Beroep het octrooi in beperkte vorm in stand hield in een oppositieprocedure. Tussen partijen is niet in geschil dat de PVA-Formulering van Mylan onder de beschermingsomvang van de oorspronkelijke conclusies van EP 730 viel, maar dat de PVA formulering buiten bet bereik valt van de in oppositie beperkte conclusie 1 van EP 730.  De vzr. oordeelt i.c., kort gezegd, dat het weginterpreteren van het kenmerk ‘acrylharsmatrix’ niet is toegestaan en dat ook de stelling van Mundipharma dat gebruik van polyvinylacetaat als matrixmateriaal een equivalente maatregel is aan het gebruik van een acrylharsmatrix en daarom onder het bereik van EP 643 zou vallen, niet kan worden gevolgd. Mundipharma heeft namelijk zelf een duidelijke lijn getrokken tussen de materie die door EP 643 onder bescherming wordt gesteld en de materie die door EP 730 onder bescherming wordt gesteld:   

4.13. Naar voorlopig oordeel is de door de octrooihouder zelf aangebrachte cesuur tussen de beschermingsomvang van het moederoctrooi en het daarvan afgesplitste octrooi, een voldoende duidelijke aanwijzing (of in de formulering van bet Van Bentum/Kool-arrest: goede grond) om aan te nemen dat Mundipharma zich wat EP 643 betreft heeft willen beperken tot uitsluitend vertraagde afgifte acrylharsmatrixen en dat zij vertraagde afgifte matrixen van ander materiaal onder de beschermingsomvang van EP 730 heeft willen brengen. Naar voorlopig oordeel mochten derden er daarom op vertrouwen dat een vertraagde afgifte matrix bestaande uit ander materiaal dan acrylhars (uitsluitend) onder de beschermingsomvang van EP 730 zou vallen en niet (ook, maar dan bij wege van equivalentie) onder EP 643.

4.14. Dat vertrouwen van derden is temeer gerechtvaardigd geval omdat Mundipharma zowel in de oppositieprocedure van EP 730, als in de Nederlandse procedures genoemd in r.o. 2.10 hiervoor, te kennen heeft gegeven dat de disclaimer in EP 730 is opgenomen om EP 730 af te bakenen van EP 643 en daarmee dubbele octrooiering te voorkomen. Dat de disclaimer daardoor is ingegeven is ook vermeld in paragraaf 7 van de beschrijving  van EP 730: 'Granted European Patent 0 576 643, based on European application no. 9 29 406.8 from which the instant application is a divisional, forms the basis for the disclaimer in the attached independent claim'. Voorts heeft Mundipharma zich jegens [opposant] Lannacher aanvankelijk- in haar brief van 19 januari 2011 (zie r.o. 2.14) ook (uitsluitend) beroepen op haar EP 730 octrooi: 'It is clear from the SmPC and the PAR that the Generic Products are controlled release oxycodone matrix formulations, whereby the controlled release behavior is imparted by polyvinylactetate. Polyvinylacetate is a non-acrylic polymer. It is therefore apparent that the Generic Products fall within the scope of protection of EUpropean patent EP 0 722 730'.

4.15. Onder die gegeven omstandigheden hoefden Lannacher en haar afnemers, waaronder Mylan, naar voorlopig oordeel er geen rekening mee te houden dat Mundipharma zich op bet standpunt zou gaan stellen dat de PVA-Formulering ( ook) onder de beschermingsomvang van EP 643 zou vallen. Het enkele- algemene - voorbehoud van rechten in de brief van 19 januari 2011 ('Mundipharma reserves all its rights to the fullest extent possible') kan daar niet aan afdoen. Naar voorlopig oordeel hoefden Lannacher en haar afnemers, waaronder Mylan, daar ook geen rekening mee te gaan houden nadat EP 730 zodanig was beperkt dat de PVA-Formulering daar (evident) niet meer onder valt. Mundipharma heeft aangevoerd dat het mogelijk is dat een product onder de beschermingsomvang valt van zowel een moederoctrooi als van een daarvan afgesplitst octrooi, maar dat in zo'n geval de octrooihouder moet kiezen. Indien Mundipharma in die stelling gevolgd zou moeten worden, dan geldt in elk geval dat Mundipharma in haar brief van 19 januari 2011 aan Lannacher die keuze duidelijk had gemaakt, namelijk dat de PVA formulering onder de beschermingsomvang van EP 73 0 vieI.

4.16. Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de PVA-formulering niet onder de beschermingsomvang van EP 643 valt. Het gevorderde inbreukverbod zal dan ook worden afgewezen.

1019h proceskosten €100.000,-.

Lees het vonnis hier, leest het eerdere provisionele vonnis hier.