De inventiviteit van de co-formulering

B9 11171. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 1 mei 2012, HA ZA 09-4241, MSD tegen Sandoz B.V. en Hexal A.G. (met dank aan Klaas de Vries & Peter Burgers, Brinkhof).

Octrooirecht. Het hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep (Rb, Den Haag, 27 oktober 2010, IEPT 20101027). MSD is op basis van inroeping van prioriteit sinds augustus 1999 houdster van octrooi EP 752, een oftalmische formulering ter behandeling van de oogziekte glaucoom (staar). In eerste aanleg is het Nederlandse deel van octrooi EP 752 van MSD vernietigd en het aanvullende beschermingscertificaat (ABC) nietig verklaard. MSD heeft de geldigheid van het octrooi uitsluitend verdedigd aan de hand van het hoofdverzoek en het hulpverzoek. 

Uitgaande van een publicatie van Nardin als meest nabije stand van de techniek, oordeelde de rechtbank dat het octrooi niet inventief was.  In overeenstemmende zaken in andere Europese landen is het desbetreffende deel van het octrooi eveneens nietig verklaard. MSD betwist in hoger beroep niet dat Nardin de meest nabije stand van de techniek betreft, maar betwist wel dat het octrooi inventiviteit ontbeert.

Het hof concludeert dat het verschil tussen hetgeen Nardin openbaart en het octrooi gelegen is in de toediening in de vorm van een co-formulering. Het effect van een co-formulering is verhoogd gebruiksgemak en (daarmee) therapietrouw. “Het gaat hier immers om oplossing van het probleem (dat geformuleerd is op basis van het verschil tussen de stand van de techniek en het octrooi volgens het hoofd- en hulpverzoek) hoe het gebruiksgemak en de therapietrouw kunnen worden verhoogd.” Het hof oordeelt, heel kort gezegd, dat de vakman wèl zou worden aangespoord om te proberen tot de co-formulering te komen en zich ook niet zou laten weerhouden om uiteindelijk tot de co-formulering te komen. Het octrooi kan derhalve ook naar oordeel van het hof niet als inventief worden aangemerkt. MSD wordt veroordeeld in de 1019h proceskosten van het hoger beroep (aan de zijde van Sandoz begroot op € 65.000,-).

21. Het hof is evenals de rechtbank van oordeel dat het objectieve probleem geformuleerd moet worden als: hoe kan het gebruiksgemak en de therapietrouw van de in Nardin geopenbaarde combinatietherapie worden verhoogd? Het verschil tussen Nardin en het octrooi in de gewijzigde vorm is immers toediening in een co-formulering van timolol en dorzolamide (met een pH van 5.5 tot 6.0) en het effect van een co-formulering is vergroting van het gebruiksgemak en (daarmee) een grotere therapietrouw. Het hof verwerpt de stelling van MSD dat deze probleemformulering een "pointer" naar de oplossing bevat. Therapietrouw en gebruiksgemak kunnen immers ook op andere manieren worden nagestreefd, zoals door betere voorlichting aan de patient, andere toedieningsvormen en ontwikkeling van verbeterde druppelaars. Overigens stelt MSD zelf ook dat er andere manieren zijn om therapietrouw te verbeteren. Dat therapietrouw niet als probleem wordt genoemd of gesuggereerd in Nardin - zoals MSD stelt - kan aan voormelde probleemformulering niet afdoen. De vakman wist dat therapietrouw belangrijk en een probleem is, in het bijzonder bij de behandeling van verhoogde oogdruk en glaucoom, om de hierna in rechtsoverweging 24 vermelde redenen. Ook de deskundigen van MSD in de Britse procedure hebben bevestigd dat het probleem van de beperkte therapietrouw bij de vakman bekend was vanuit zijn algemene vakkennis.

De door MSD gestelde probleemformulering acht het hof onjuist daar deze niet het objectieve probleem aangeeft dat uit het verschil tussen wat het octrooi claimt en wat Nardin openbaart voortvloeit. Het octrooi zegt niets zegt over werkzaamheid en veiligheid op lange termijn; er is geen aanwijzing dat gescheiden toediening van de twee actieve stoffen, zoals door Nardin toegepast, op de lange termijn een geringere werkzaamheid en veiligheid oplevert dan de gezamenlijke toediening volgens het octrooi volgens het hoofd- en hulpverzoek (anders dan ten gevolge van verbeterde therapietrouw). De enkele omstandigheid dat Nardin niets zegt over werkzaamheid en veiligheid op lange termijn is onvoldoende tot de door MSD gestelde probleemformulering te komen.

(…) 26. Het hof is, het bovenstaande in aanmerking nemende, van oordeel dat de gemiddelde vakman, ervan uitgaande dat het objectief te formuleren probleem is hoe de therapietrouw kan worden verhoogd, aangespoord zou worden om te proberen te komen tot voormelde topische co-formulering, omdat dat het gebruiksgemak bevordert en gebruiksgemak therapietrouw bevordert. Dat gebruiksgemak therapietrouw bevordert ligt voor de gemiddelde vakman voor de hand.

27. Aan dit oordeel kunnen de stellingen van MSD dat er diverse andere manieren zijn om therapietrouw en/of het gebruiksgemak te verbeteren en dat de vakman die Nardin leest en verzocht wordt therapietrouw voor glaucoompatienten te verbeteren eerder geneigd zou zijn andere mogelijkheden te onderzoeken, niet (voldoende) afdoen. Allereerst geldt in het algemeen dat het bestaan van diverse manieren om een gegeven objectief probleem op te lossen, de keuze voor een van die manieren niet inventief maakt. (vergelijk Case Law p. 212).

28.  Bovendien overtuigt hetgeen MSD ter onderbouwing van deze stelling aanvoert niet. Zij stelt in dit verband dat de vakman eerder onderzoek zou doen naar lange termijn effecten of naar een andere concomitant therapie, zoals een driedaagse concomitant therapie, vervanging van dorzolamide door een andere CAl, andere doseringen, intervals of toedieningsvolgorde. Van al deze voorbeelden valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien hoe zij het gebruiksgemak en ( daarmee) de therapietrouw zouden kunnen verhogen. (…)

(…) 41. Dat de vakman - zonder andere dan routinematige arbeid - zou komen tot de formulering van een oplossing van 0.5% timolol en 2% dorzolamide met een pH van 6.0 is te meer aannemelijk gelet op het grote belang van therapietrouw in het geval van oftalmologische formuleringen voor verlaging van de oogdruk bij patiënten met oculaire hypertensie of glaucoom (vergelijk het hiervoor in rechtsoverweging 24 overwogene), waardoor de vakman extra gemotiveerd zou zijn om bedoelde arbeid te verrichten. Hetgeen MSD stelt omtrent verdere ( secundaire ) indicaties voor inventiviteit kan aan het bovenstaande onvoldoende afdoen. Voor zover er al langere tijd behoefte was aan een (combinatie)therapie voor patiënten die onvoldoende reageren op P-blokkers en de uitvinding een commercieel succes is omdat de combinatietherapie effectief is, was dit bekend uit de stand van techniek- Nardin van zeer kort voor de prioriteitsdatum- en is dat niet inventief. Dit is geen indicatie voor inventiviteit van enkel de co-formulering.  Dat er een langdurige behoefte was aan een co-formulering (uitgaande van de zeer recente stand van de techniek) en dat juist daarin het commerciële succes is gelegen, is onvoldoende onderbouwd gesteld.

42. Het bovenstaande brengt mee dat conclusies 1, 9 en 16 volgens het hoofdverzoek en bet hulpverzoek de vereiste uitvindingshoogte missen en nietig zijn. In dit verband merkt het hof op dat het bereik van 5.5 -6.0, zoals genoemd in deze conclusies volgens het hulpverzoek, ook een pH-waarde van 6.0 omvat en daarom niet voldoet aan de eis van inventiviteit. Ook de overige conclusies missen de vereiste inventiviteit op grand van het door de rechtbank in rechtsoverweging 4.31 van het bestreden vonnis overwogene, waartegen geen grief is gericht. Voor zover MSD in hoger beroep heeft beoogd het gebrek aan inventiviteit van de afhankelijke conclusies nog steeds te bestrijden verwijst het hof naar de overweging 4.31 van het bestreden vonnis, welke overweging het hof overneemt.

Lees het arrest hier.