De oorsprong van de verwarring

B9 10843. Voorzitter Rechtbank van Koophandel van Brussel, 5 december 2011, 10479/2010, Lego Juris A/S tegen TKS NV. (met dank aan Christian Dekoninck, Crowell & Moring).

Merkenrecht. Lego. Geldigheid vormmerken (ja). Inbreuk (neen). Oneerlijke Marktpraktijken,  misleiding van de consument (ja).

Iets ouder, al aangehaald vonnis (zie Gemengde berichten 9/12, B9 10533), maar nog niet eerder besproken. Lego verzet zich tegen de verpakking voor de horloges gecommercialiseerd door het Belgische TKS onder het merk “Ice-Watch” (waartegen overigens oppositie werd ingesteld zowel voor het BBIE als het OHIM). In de eerste plaats beroept Lego zich op haar Gemeenschapsmerken ingeschreven als vormmerk voor, onder andere, horloges (klasse 14), verpakkingen (klasse 16), meubels (klasse 20) en dozen (klasse 21). TKS betwist de geldigheid van deze vormmerken stellende dat vorm van de waar noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, verwijzende naar het Mega Brands arrest (HvJ 14 september 2010, IEPT20100914). Na een uitvoerige bespreking, wijst de Voorzitter dit argument af omdat de nietigheidsgrond wel toepasselijk is voor speelgoedblokken, maar niet voor de waren waar de ingeroepen merken voor zijn ingeschreven.

Wat betreft de beweerde merkinbreuk, stelt de Voorzitter vast dat de tekens op zich overeenstemmend zijn en aanleiding kunnen geven tot verwarring. Vervolgens gaat zij echter na wat de oorsprong van de verwarring is (“Il convient de s’interroger quant à l’origine de la confusion”).  Op basis van de marktonderzoeken neergelegd door Lego oordeelt de Voorzitter dat het publiek eerder denkt aan het woordmerk Lego voor het blokje en niet aan de door Lego ingeroepen vormmerken voor de waren van de klassen 14, 16, 20 en 21. Geenszins wordt aangetoond dat het publiek de bestreden verpakking percipieert als een aanduiding dat de betrokken producten  afkomstig zijn van Lego of van een met Lego verbonden onderneming. Er is dan ook geen sprake van een inbreuk op de door Lego ingeroepen merken, oordeelt de Voorzitter. Het is duidelijk dat het specialiteitsbeginsel Lego hier parten heeft gespeeld.

Lego had echter ook nog een vordering ingesteld op grond van oneerlijke marktpraktijken ten aanzien van de consumenten. Volgens de Voorzitter staat deze vordering (ter bescherming van de belangen van de consument) los van de vordering op grond van het merkenrecht (ter bescherming van een monopolie).  Op dit punt geeft ze Lego wel gelijk waarbij ze van oordeel is dat de consument in verwarring kan worden gebracht omtrent de oorsprong van de producten. Verwijzend naar het uitmuntende imago van Lego, meent de ze dat de consument ertoe kan worden gebracht de producten te kopen omwille van de kwaliteitsgarantie die hij of zij met Lego associeert. Verder zou het gebruik van de betrokken verpakking ook kunnen worden opgevat als een vorm van directe of indirecte steun vanwege Lego. Dit maakt een oneerlijke marktpraktijk uit en de Voorzitter legt Lego het verbod op deze verpakking nog verder te gebruiken.

Lees het vonnis hier.