B9 9804. HvJ EU, 16 juni 2011, C‑317/10 P, Union Investment Privatfonds GmbH tegen OHIM / UniCredito Italiano SpA
Merkenrecht. Oppositie door houder van nationale woordmerken UNIFONDS en UNIRAK en van nationaal beeldmerk UNIZINS tegen de inschrijvingsaanvraag voor de woordmerken UNIWEB en UniCredit Wealth Management. Het hof vernietigt het eerdere arrest van het Gerecht, waarin het Gerecht de oppositie afwees. Het oordeel van het Gerecht dat ondanks het daadwerkelijke gebruik van de oudere merken en de aanwezigheid van het gemeenschappelijke voorvoegsel UNI, uit de verstrekte bewijselementen niet bleek dat dit voorvoegsel ertoe kon leiden dat het aangevraagde merk werd geassocieerd met de oudere merkenserie” acht het Hof onvoldoende onderbouwd. De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht voor een nieuwe uitspraak.
56. In casu heeft het Gerecht het bestaan van gevaar voor verwarring uitgesloten zonder rekening te houden met alle omstandigheden elementen die van belang waren om concreet na te gaan of het gevaar bestond dat het relevante publiek kon menen dat de aangevraagde merken deel uitmaakten van de door rekwirante ingeroepen merkenserie, en zich aldus kon vergissen met betrekking tot de oorsprong van de betrokken diensten, door er ten onrechte van uit te gaan dat deze van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
57. Zoals rekwirante en het BHIM aanvoeren, ontbreekt in het bestreden arrest om te beginnen immers volkomen een analyse van de structuur van de te vergelijken merken en van de impact van de plaats van het bestanddeel dat zij gemeen hebben, te weten het voorvoegsel „UNI”, op de mogelijke perceptie van deze merken door het relevante publiek.
61. Rekening houdend met hetgeen in de punten 52 en 57 tot en met 60 van het onderhavige arrest is uiteengezet, kon het Gerecht derhalve in punt 48 van het bestreden arrest niet geldig concluderen dat „ondanks het daadwerkelijke gebruik van de oudere merken en de aanwezigheid van het in alle betrokken merken voorkomende voorvoegsel ‚UNI’, uit de aan het BHIM verstrekte bewijselementen niet blijkt dat dit voorvoegsel – op zich of in combinatie met andere bestanddelen – ertoe kan leiden dat de aangevraagde merken met de oudere merkenserie worden geassocieerd”, en in punt 49 van datzelfde arrest, dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat tussen de conflicterende tekens gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond.
62. Hieruit volgt dat het enige middel van de hogere voorziening dient te worden aanvaard en het bestreden arrest derhalve moet worden vernietigd, zonder dat rekwirantes andere argumenten hoeven te worden onderzocht en inzonderheid uitspraak hoeft te worden gedaan over het deel van haar betoog betreffende de afwijzing van haar opposities inzake de diensten op het gebied van makelaardij en handel in onroerende goederen.
64. In casu impliceert de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring ingewikkelde feitelijke beoordelingen ter verificatie of, zoals de kamer van beroep van het BHIM heeft geoordeeld, het gevaar bestaat dat het relevante publiek kan menen dat de aangevraagde merken deel uitmaken van de merkenserie waarop rekwirante zich beroept. Derhalve dient de zaak te worden terugverwezen naar het Gerecht voor een nieuwe uitspraak (…)
Lees het arrest hier.
