B9 11554. Hoge Raad, 10 augustus 2012, LJN: BW8297, Boal Systemen B.V. tegen (voorheen) Bom.
Octrooirecht. Procesrecht. Arrest Hoge Raad, 12 jaar na Rb. Den Haag, 20 januari 1999, IEPT19990120 (na een nog eerder vonnis van 11 mei 1993). Het cassatieberoep betrof alleen het opschortingsrecht en het beroep op het ontbreken van een ingebrekestelling zijdens Boal. De Hoge Raad verwerpt het beroep o.g.v. art. 81 RO (geen rechtsvragen).
Verweerster en Boal waren gezamenlijk houders van een Nederlands octrooi betreffende een aluminium goot(profiel), gebruikt bij de constructie van kassen. Het geschil betrof de vergoedingen m.b.t. door Boal zelf op de markt gebrachte nieuwe gootprofielen. Rechtbank en hof oordeelden eerder dat “zolang die verdeling niet heeft plaatsgevonden, zal - bij gebreke van enige afspraak terzake - ieder van partijen gerechtigd zijn de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen te verrichten zonder daarvoor aan de andere partij enige vergoeding verschuldigd te zijn. Anderzijds zal geen van partijen, gelet op het bepaalde in artikel 39 lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1910, zonder toestemming van de ander een licentie onder het octrooi aan derden kunnen verlenen.”
A-G Verkade bespreekt het cassatieberoep vanzelfsprekend wel uitgebreid: (…) 3.12. In het onderhavige geval heeft het partijdebat zich in eerste aanleg toegespitst op de vraag of de overeenkomst tussen partijen nog gelding had. Kort samengevat betoogde Boal dat deze ontbonden was dan wel ontbonden diende te worden omdat [verweerster] haar exclusieve afnameverplichting niet was nagekomen. [Verweerster] heeft zich in eerste aanleg tegen de vordering in reconventie van Boal verweerd met het betoog dat zij haar verplichtingen was nagekomen door de door haar benodigde goten van Boal af te nemen, dan wel toelaatbaar van derden af te nemen met inachtneming van de 'rechtvaardigingsgrond' van art. 2.2 van de overeenkomst.
Nadat in eerste aanleg was komen vast te staan dat de overeenkomst tussen partijen heeft voortgeduurd tot het moment van het vervallen van het octrooi op 26 januari 2002, is het geschil pas in appel - waarbij enkel nog de subsidiaire vordering in reconventie van Boal aan de orde was - meer specifiek toegespitst op de vraag of [verweerster] wanprestatie heeft gepleegd waarvoor zij jegens Boal schadeplichtig zou zijn. In hoger beroep heeft [verweerster] het in eerste aanleg gevoerde verweer dat zij steeds was blijven nakomen, niet prijsgegeven, maar zij is zich in de MvA eveneens gaan beroepen op het bestaan van een opschortingsrecht. In zoverre is er - anders dan de s.t. namens Boal in § 5.18 betoogt - geen sprake van een 'koerswijziging' in de zin dat het betoog in hoger beroep conflicteert met het betoog in eerste aanleg maar eerder sprake van een aanvullend verweer. Mede gezien de omstandigheid dat [verweerster] - vanwege het niet nakomen van Boal - mocht opschorten, is 's hofs verwerping van het betoog dat het beroep op het opschortingsrecht (te laat) in de procedure is gedaan, waarmee het hof het pas in de MvA gedane beroep op het opschortingsrecht kennelijk niet in strijd met de eisen van de goede procesorde heeft geacht, niet onbegrijpelijk.
(…) 3.16. Het hof oordeelde dat gezien de omstandigheden, namelijk dat Boal als eerste niet nakwam, zij [verweerster] niet in gebreke heeft gesteld wegens het afnemen van goten bij derden en dat [verweerster] twee kort gedingen is gestart om nakoming te vorderen, Boal ook zonder voorafgaande (expliciete) mededeling vanaf het moment dat zij niet meer nakwam er rekening mee diende te houden dat [verweerster] zich op een opschortingsrecht zou kunnen beroepen. Het hof heeft in rov. 14 van het eindarrest vervolgens, niet ter toetsing van de in onderdeel 1.2.3 geduide (te strenge) opvatting, maar responderend op de door Boal aangehaalde omstandigheden - die het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft opgevat als het betoog dat Boal meende en mocht menen dat [verweerster] zich niet op haar opschortingrecht wenste te beroepen -, begrijpelijk geoordeeld dat die omstandigheden niet op het tegendeel wezen. Beide onderdelen falen derhalve.
(… ) 3.39. In cassatie is niet opgekomen tegen 's hofs oordelen dat [verweerster] heeft erkend tot 9 juni 1998 geen ingebrekestelling te hebben uitgebracht (rov. 16 eindarrest) en dat Boal in 1994 niet is nagekomen (rov. 9 eindarrest). [Verweerster] kon zonder (een overeenkomstig de eisen van art. 6:82 BW uitgebrachte) ingebrekestelling enkel in verzuim zijn voor zover zij de overeenkomst niet nakwam. Het hof heeft echter vastgesteld dat dit in ieder geval niet voor 1995 het geval was en derhalve in ieder geval nadat Boal gestopt was met nakomen. Om die reden kan in het midden blijven of [verweerster] - mede gezien de vordering tot ontbinding van de overeenkomst - na 1994 zonder ingebrekestelling in verzuim was en of de subsidiaire ontbindings- en schadevergoedingsvordering van 9 juni 1998, ondanks het ontbreken van een termijnstelling, voldoet aan de eisen als omschreven in art. 6:82 BW. De klacht faalt derhalve.
Lees het arrest hier.
