B9 10324. Rechtbank Rotterdam, 12 oktober 2011, HA ZA 07-2961, Peek & Cloppenburg KG tegen Damiani International B.V. (met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof).
Merkenrecht. Normaal gebruik. Eiseres P&C, voormalig houdster en huidig licentienemer van de woordmerken DAMIANI voor kleding, vordert het verval van het beeldmerk DD DAMIANI van gedaagde. Een groot gedeelte van het vonnis betreft formele geschilpunten: gestelde nietigheid van de dagvaarding, gestelde schending van de bewijsaandraagplicht, gestelde ongeldigheid van de licentie, de vraag of licentienemer P&C belanghebbende kan zijn en bij wie de bewijslast ligt. Over dat laatste punt oordeelt de rechter dat het voor P&C ‘een bijkans onmogelijke opgave zal zijn om aan te tonen dat het merk niet normaal wordt gebruikt’ en dat de bewijslast derhalve omgekeerd dient te worden en bij gedaagde komt te liggen. Bij de beantwoording van de kernvraag oordeelt de rechtbank uiteindelijk dat er naar haar oordeel geen sprake is geweest van normaal gebruik en dat het beeldmerk vervallen verklaard dient te worden.
Een laatste formeel verweer betreft de 1019h proceskosten, die volgens gedaagde i.c. niet van toepassing zouden moeten zij, omdat er geen sprake is van inbreuk of van handhaving. Ook die stelling wordt verworpen. P&C heeft ‘aan haar vordering ten grondslag gelegd een eigen merkrecht, althans een merkrecht waarvan is vastgesteld dat P & C licentiehoudster is. Deze grondslag heeft in beginsel te gelden als een ‘I-E’ grondslag: P & C wenst aldus haar rechten in deze te handhaven in de Benelux.
4.18. Damiani heeft in dit verband nog aangevoerd dat zij als prestigieus juwelenhuis een accessoire/modelijn heeft ontwikkeld en dat deze lijn een ondersteunende rol vervult, waarmee niet separaat wordt geadverteerd. Ook volgens de eigen stelling van Damiani (onder meer in alinea 27 conclusie van dupliek) is het voor haar geen eenvoudige opgave om aan te tonen dat zij het merk normaal gebruikt. Uit deze stelling volgt dat het voor P & C een bijkans onmogelijke opgave zal zijn om aan te tonen dat het merk niet normaal wordt gebruikt. Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden zal de rechtbank gebruik maken van haar bevoegdheid ex artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE en de bewijslast dat haar merk normaal is gebruikt op Damiani leggen.
4.19. (…) Vastgesteld wordt dat in geen van de door Damiani overgelegde producties D t/m N het beeldmerk “DD DAMIANI” zoals gedeponeerd voorkomt. Damiani geeft ook zelf toe dat ‘afbeeldingen van producten in klasse 25 met het DD-DAMIANI-merk evenwel niet beschikbaar zijn (…) Nu haar stellingen op dit punt te summier zijn en voorts onvoldoende feitelijke grondslag opleveren om haar tot bewijslevering toe te laten, wordt haar verweer gepasseerd. Uit het vorenstaande volgt dat het specifieke beeldmerk “DD DAMIANI”, zoals gedeponeerd en waarvan P & C de vervallen verklaring inroept voor het Benelux-deel, door Damiani niet normaal is gebruikt in de relevante periode in de Benelux.
4.20. (…) Uit de door Damiani in het geding gebrachte producties D t/m N kan geen normaal gebruik - al dan niet in gewijzigde vorm- worden afgeleid. (…) dat Damiani onvoldoende bewijsmateriaal bijeengebracht om aan te nemen dat zij het woordmerk “DAMIANI” in de Benelux heeft gebruikt voor kleding in klasse 25. Daarnaast heeft Damiani ook niet concreets gesteld op grond waarvan zij nog tot verdere bewijslevering zou behoren worden toegelaten.
4.21. Op grond van het vorenstaande, in algehele samenhang bezien, wordt geconcludeerd dat Damiani het merk “DD-DAMIANI”, zoals gedeponeerd, niet normaal heeft gebruikt in de Benelux in de afgelopen periode van vijf jaar voorafgaande aan haar schrijven op 14 augustus 2007, zodat de vordering van P & C voor toewijzing gereed ligt.
1019h proceskosten: 4.23. De rechtbank overweegt dat het in de onderhavige zaak gaat om een actie strekkende tot vervallenverklaring van een ‘intellectueel-eigendomsrecht’ in de Benelux, waarbij P&C aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd een eigen merkrecht, althans een merkrecht waarvan is vastgesteld dat P & C licentiehoudster is.'Deze grondslég gelden als een “I-E”grondslag: P & C wenst aldus haar rechten in deze te handhaven in de Benelux. Dat leidt ertoe dat de rechtbank in deze zaak artikel 1019h Rv zal toepassen.
Lees het vonnis hier.
