B9 11170. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 1 mei 2012, HA ZA 09-4241, MSD tegen Sandoz B.V. en Hexal A.G. (met dank aan Klaas de Vries, Brinkhof).
Octrooirecht. Het hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep (27 oktober 2010, IEPT 20101027). MSD is op basis van inroeping van prioriteit sinds augustus 1999 houdster van octrooi EP 752, een oftalmische formulering ter behandeling van de oogziekte glaucoom. In kort geding is het Nederlandse deel van octrooi EP 752 van MSD vernietigd en het hierop aanvullende beschermingscertificaat ABC nietig verklaard. Volgens MSD heeft de voorzieningenrechter miskent dat EP 752 inventiviteit bezit en gaat in beroep bij het Haagse hof. MSD staaft haar stelling met conclusies uit het hoofdverzoek en het hulpverzoek.
De werking van EP 752 is in het voorjaar van 1991 beschreven in een publicatie van Nardin. MSD betwist echter dat Nardin tevens andere deelkenmerken openbaar heeft gemaakt die betrekking hebben op haar octrooi. Onder meer zou Nardin niet hebben geopenbaard wat MK-507 is. Volgens het hof wist de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum dat MK-507 dorzolamide HCI was (het hof verwijst hierbij naar een publicatie van een ander tijdschrift uit 1990). Het feit dat de door Nardin omschreven behandeling niet een behandeling op lange termijn openbaart, is niet relevant in het kader van de inventiviteitsvraag nu in het octrooi niet is vermeld dat de geclaimde combinatietherapie op lange termijn werkzaam en veilig is. De relevante patiëntengroep wordt in het octrooi niet als zodanig gedefinieerd, en vormt daardoor geen onderdeel van het octrooi. Het hof is overigens in tegenstelling tot MSD van mening dat Nardin deze groep wel heeft gedefinieerd.
MSD stelt eveneens dat de probleemformulering van Nardin een “pointer” naar de oplossing bevat, terwijl MSD met haar octrooi antwoord geeft op een andere vraag, namelijk “hoe kan een daadwerkelijke lange termijn klinisch werkzame en veilige therapie bij een moeilijk te behandelen patiëntengroep, te weten patiënten die onvoldoende reageren op beta-blokkers, worden verkregen?”. Het verschil tussen de publicatie van Nardin en het octrooi in de gewijzigde vorm is volgens het hof toediening in een co-formulering van timolol en dorzolamide (met een pH van 5.5 tot 6.0) en het effect van een co-formulering is vergroting van het gebruiksgemak en (daarmee) een grotere therapietrouw. Het hof verwerpt de stelling van MSD dat deze probleemformulering een "pointer" naar de oplossing bevat. Therapietrouw en gebruiksgemak kunnen volgens haar ook op andere manieren worden nagestreefd, zoals door betere voorlichting aan de patiënt, andere toedieningsvormen en ontwikkeling van verbeterde druppelaars.
Volgens het hof wordt de vakman aangespoord om tot een co-formulering van timolol en dorzolamide te komen. MSD betwist dit zonder succes door onder andere te verwijzen naar een verklaring van een deskundige die volgens het hof verkeerd wordt uitgelegd. Het hof gaat ervan uit dat de vakman redelijkerwijs tot dezelfde conclusie zou komen zoals neergelegd in het octrooi. Het bestreden vonnis wordt bekrachtigd, en MSD wordt veroordeeld in de kosten van het hoger beroep (aan de zijde van Sandoz begroot op € 65.000,-).
Lees het arrest hier.
