B9 9757. Gerechtshof Amsterdam, 31 mei 2011, 200.051.130, B.V. Kunststoffen Industrie Attema tegen OBO Betterman B.V. (met dank aan Sjors Pranger, Hekkelman Advocaten)
Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Standaardisatiewens. Geschil over de vormgeving en typeaanduidingen van installatiekanalen (platte ‘goten’ waarmee draden weggewerkt kunnen worden). Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (B9 8446. Vzr. Rechtbank Utrecht, 13 november 2009). Slaafse nabootsing wordt ook in hoger beroep afgewezen, nu er een behoefte bestaat aan standaardisatie bij een deel van de markt en gedaagde met haar naamsvermelding in de binnenzijde voldoende heeft voldaan aan haar verplichting om nodeloze verwarring te voorkomen. “Tot meer is zij niet gehouden.” Merkinbreuk wordt wel aangenomen. Het merkteken WDK O25 maakt volgens het hof namelijk wel inbreuk op het gering onderscheidende, maar ingeburgerde woordmerk P25 (voor kanalen van 25mm).
Slaafse nabootsing: 4.8 Het hof is voorshands van oordeel dat OBO Betterrnann door de verwijzing naar verwante producten met dezelfde maatvoering en het tonen daarvan ter zitting, genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat er op deze specifieke markt -de zakelijke installatiemarkt - een behoefte bestaat aan standaardisatie. De enkele omstandigheid dat er ook kabelstukken en kabelgoten met een andere maatvoering op de markt zijn waardoor de goot van Attema naar eigen zeggen niet uniek is, maakt dit niet anders. Het is immers voldoende dat de behoefte aan standaardisatie bij een deel van de markt bestaat.
4.10 (…) OBO Bettermann heeft met haar naamsvermelding in de binnenzijde van de kabelgoot voorshands voldoende aan haar verplichting voldaan om nodeloze verwarring te voorkomen. Tot meer is zij niet gehouden.
Merkenrecht: 4.19 Door Attema is gesteld dat haar installatiekanaal onder het merk P25, door het gebruik dat daarvan is gemaakt, sinds 1980 een eigen gezicht op de markt heeft. Dit is door OBO Bettermann niet, althans onvoldoende, weersproken. Voorts is voldoende aannemelijk gemaakt, in het kader van de slaafse nabootsing, dat het P25 installatiesysteem van Attema , een aanmerkelijk deel van de markt uitmaakt. Op grond van de gestelde duur en omvang van het gebruik kan het merk P25 een zekere onderscheidingskracht niet ontzegd worden. Het hof is echter met OBO Bettermann van oordeel dat de onderscheidingskracht van dit merk voor kabelgoten met een breedte van 25 mm, gering is. Het verweer van Attema dat het bij wijze van toeval is dat het P25 installatiekanaal 25 mm breed is, is niet relevant nu het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk niet gaat om de betekenis die Attema hieraan heeft willen meegeven maar om de betekenis die de professionele installateur van de betrokken kabelgoot aan het merk geeft.
4.20 Nu het teken WDK O25 [WDK = generieke aanduiding Wand und Deckenkanal – B9] gedomineerd wordt door het bestanddeel O25 dat slechts één letter verschilt van merk P25, de letters O en P vanwege hun rondingen ook nog eens visueel overeenstemmen en dit jongere teken gebruikt wordt voor identieke waren die geleverd worden aan dezelfde afnemers, is het hof voorshands van oordeel dat het gebruik van het teken WDK O25 kan leiden tot verwarring als bedoeld in rov. 4.15, hetgeen zich ook al heeft voorgedaan (zie prod. 13 van Attema in eerste aanleg).
Lees het arrest hier.
