10001. Rechtbank Rotterdam, 3 augustus 2011, HA ZA 09-1128 (Rotterdam) & 372408 / HA ZA 10-2736 (’s-Gravenhage), Comtech DDS Holding B.V. tegen Deloitte Holding B.V. (met gelijktijdige dank aan Kriek Wille, Van Doorne).
(Zaak aanhangig bij Rb. Rotterdam, overgedragen aan Rb. Den Haag, met verzoek deze te doen behandelen door Haagse rechter in hoedanigheid van rechter-plaatsvervanger te Rotterdam).
Merkenrecht. Gedaagde Deloitte is houder van woord- en woord/beeldmerken CTRL, voor o.a. software en zakelijke informatieverstrekking. Eiser Comtech gebruikt het teken iCTRL voor haar diensten op het gebied van productinformatie. Tegen de inschrijving van het beeldmerk iCTRL heeft Deloitte oppositie ingesteld en in casu vordert Comtecht de nietigverklaring van het CTRL-woordmerk van Deloitte. In reconventie vordert Deloitte een verbod op het gebruik van iCTRL door Comtech.).
De rechtbank oordeelt dat het woordmerk CTRL een geldig merk is, aangezien het onderscheidend vermogen bezit en weliswaar beschrijvend is voor (o.a.) de ctrl-functietoets op een toetsenborden, maar niet voor de belangrijkste diensten van Deloitte. Voor die diensten is het teken CTRL ook geen gebruikelijke benaming of soortnaam geworden. “Dat het teken CTRL een bekende functietoets is en met computers in verband wordt gebracht, betekent immers niet dat het kenmerken beschrijft van ongeacht welke online aangeboden dienst.” Gezien de grote mate van overeenstemming tussen CTRL en iCTRL maakt Comtech met het gebruik van iCTRL inbreuk op het CTRL (sub b en d) m.b.t. bepaalde diensten van Deloitte, te weten kennismanagement en business consultancy.
Onderscheidend vermogen: 4.3. (…) Naar het oordeel van de rechtbank bezit het CTRL woordmerk het vermogen om de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Een combinatie van een aantal hoofdletters is op zich een zeer gebruikelijk type merk, dat het publiek al snel als onderscheidingsteken zal opvatten. Dat het teken CTRL een functietoets is op toetsenborden en het relevante publiek zal weten dat het een afkorting is voor het woord ‘control’, maakt dat voor de in het geding zijnde waren en diensten niet anders.
Beschrijvend karakter: 4.6. Uit het voorgaande volgt dat het teken CTRL beschrijvend kan zijn voor de bewuste functietoets en de daarmee te geven instructies, alsmede voor de eigenschap dat met een specifieke waar of dienst controle wordt uitgeoefend. Gezien die betekenissen valt niet in te zien dat het CTRL woordmerk voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven uitsluitend beschrijvend is. Dat geldt met name niet voor de diensten ‘informatieverstrekking op het gebied van handelsondernemingen en raadgeving terzake’, ‘consultancy inzake bedrijfsvoering’, ‘het verzamelen en verstrekken van commerciële gegevens’ en andere online financiële, juridische en management advies diensten. Dat het teken CTRL een bekende functietoets is en met computers in verband wordt gebracht, betekent immers niet dat het kenmerken beschrijft van ongeacht welke online aangeboden dienst. Ook is het geen kenmerk van deze specifieke adviesdiensten dat de gebruiker daarmee wordt gecontroleerd of zelf controle uitoefent.
4.7. Voor verschillende andere waren en diensten waarvoor het CTRL woordmerk is ingeschreven zou dat zeer wel anders kunnen liggen. Nu het merk in ieder geval geldig is voor de in 4.6. specifiek genoemde diensten en die diensten, zoals hierna aan de orde zal komen, relevant zijn voor de beoordeling van de inbreukvraag, ziet de rechtbank niet in welk rechtens te respecteren belang Comtech thans heeft bij beoordeling van de geldigheid van het CTRL woordmerk voor alle overige waren en diensten waarvoor het ingeschreven is. Die beoordeling zal dan ook achterwege worden gelaten.
Soortnaam: 4.8. Gezien de hiervoor in 4.6. beschreven betekenis van het teken CTRL, is dit teken evenmin een gebruikelijke benaming geworden in het normale spraakgebruik of het bonafide handelsverkeer voor enige waar of dienst waarvoor het CTRL woordmerk ingeschreven is. Voor nietigverklaring van het CTRL woordmerk op grond van artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE ziet de rechtbank derhalve geen grond.
Inbreuk sub b: 4.19. In het licht van de hiervoor overwogen grote mate van overeenstemming, de mate van soortgelijkheid en het onderscheidend vermogen, is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van het teken ‘iCtrl’ voor de diensten kennismanagement en business consultancy gevaar voor verwarring oplevert met het CTRL woordmerk. Door het gebruik van het ‘iCtrl’ teken voor kennismanagement en business consultancy maakt Comtech derhalve inbreuk op de merkrechten van Deloitte op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE. Voor de door Comtech aangeboden dienstverlening bestaande uit het opstellen, vertalen en beheren van gebruiksaanwijzingen, technische procesbeschrijvingen en marketingmateriaal geldt dit niet. De mate van soortgelijkheid is bij deze diensten zo gering, dat er ondanks de grote mate van overeenstemming van merk en teken, gelet op het beperkte onderscheidend vermogen, geen gevaar voor verwarring bestaat.
Inbreuk sub d: 4.22. (…) Het beroep van Comtech op het Intel-arrest (Hof van Justitie EG 27 november 2008, C-252/07) en het volgens dat arrest vereiste bewijs van gevaar van inbreuk baat haar niet. Het gevaar dat het publiek een verband zal leggen tussen het CTRL woordmerk en de handelsnaam ‘iCtrl’ voor de onderneming van Comtech, kan naar het oordeel van de rechtbank reeds worden afgeleid uit de vaststelling door de rechtbank dat het gebruik van het teken ‘iCtrl’ voor diensten die die onderneming aanbiedt gevaar voor verwarring wekt met het CTRL woordmerk. In het onderhavige geval heeft het handelsnaamgebruik een karakter dat in de ogen van het publiek sterk lijkt op het gebruik als dienstmerk. Nadere bewijslevering door Deloitte van dat verband is in dat licht niet nodig. Het vereiste verband kan overigens niet aangenomen worden voor zover Comtech haar handelsnaam zou gebruiken voor een onderneming die uitsluitend activiteiten zou ontplooien bestaande uit het opstellen, vertalen en beheren van gebruiksaanwijzingen, technische procesbeschrijvingen en marketingmateriaal en geen activiteiten op het gebied van kennismanagement en business consultancy. Gesteld noch gebleken is dat Comtech een geldige reden heeft voor haar handelsnaamgebruik in verband met kennismanagement en business consultancy. De slotsom is derhalve dat Comtech, doordat die twee diensten onderdeel vormen van haar ondernemingsactiviteiten, ook inbreuk maakt op het CTRL woordmerk op grond van artikel 2.20. lid 1 sub d BVIE.
Lees het vonnis hier.
