B9 9970. Jaap Kronenberg, Dirkzwager: Hof Leeuwarden miskent mogelijkheid van inburgering na merkinschrijving. Kort commentaar bij. Gerechtshof Arnhem, 17 mei 201, B9 9705 (Sport(s)direct).
“In een jarenlang voortslepend juridisch conflict tussen Sport Direct en Sports World over de vraag of SPORTSDIRECT inbreuk maakt op SPORTDIRECT heeft het Hof Arnhem (nevenzittingsplaats Leeuwarden) op 17 mei 2011 een merkwaardige uitspraak gedaan over inburgering van een merk. Volgens het Hof zou een beschrijvend teken (zoals SPORTDIRECT), na de inschrijving als merk, niet alsnog onderscheidend vermogen kunnen krijgen door inburgering. Dus, ondanks jaren intensief gebruik zou dat merk alsnog nietig verklaard kunnen worden in de redenering van het Hof.
(…) Het is gissen naar de oorzaak van de omissie van het Hof. Ik denk dat de vergissing de volgende oorzaak heeft. Het BVIE is gebaseerd op de Europese richtlijn 2008/95 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de EU-lidstaten. In artikel 3 van die richtlijn worden regels gegeven voor de weigering van een merkaanvraag en voor de nietigheid van een merk. In artikel 3 lid 3 van de richtlijn wordt onder meer bepaald dat een merk bij inschrijving niet kan worden geweigerd en na inschrijving ook niet nietig kan worden verklaard indien als gevolg van het gebruik dat van dat merk gemaakt is het merk vóór de datum van de aanvraag voor inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen (de inburgering vóór depotdatum). Voorts staat er in artikel 3 lid 3 van de richtlijn dat de lidstaten naar eigen keuze tevens kunnen bepalen dat deze regel ook van toepassing is wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is ná de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving (de inburgering ná depot of ná inschrijving). Van die mogelijkheid is in het BVIE gedeeltelijk gebruik gemaakt. In artikel 2.28 lid 2 is namelijk bepaald dat onderscheidend vermogen kan worden verkregen door het gebruik na de inschrijving van het merk. Artikel 2.28 lid 2 heeft aldus alleen betrekking op reeds ingeschreven merken (zoals het merk SPORTDIRECT).
Of SPORTDIRECT in cassatie is gegaan van het arrest van het Hof is mij niet bekend. Zo wel, dan lijkt mij de kans op een geslaagd cassatieberoep groot. “
Lees het volledige commentaar hier (Dirkzwager IE & IT).
Zie ook, zelfde auteur: Auteursrechten op format Film Flodder niet overgedragen (klik hier).
