B9 9678. Rechtbank Assen, 18 mei 2011, LJN: BQ4868, Converse Inc. & Kesbo Sport B.V. tegen Scapino B.V. Gevoegde partij: Sporttrading Holland B.V. (met gelijktijdige dank aan aan Peter Claassen en Janneke Klompmakers, AKD advocaten & notarissen).
Merkenrecht. Parallelimport sportschoenen. Uitputting. Interessante variant op de gebruikelijke parallelimport-geschillen.
Eiser Converse maakt i.c. tevergeefs bezwaar tegen de gesteld inbreukmakende verhandeling door Scapino van door gevoegde partij Sporttrading geleverde ‘schoenen die zijn voorzien van Benelux woord- en beeldmerken van Converse’. Reden van de afwijzing van de vorderingen van Converse is dat Converse zelf een partij namaak-Converseschoenen op de markt heeft gebracht, teneinde de counterfeit-markt in kaart te brengen. Het bewijs dat een bepaalde door Scapino verhandelde schoen niet-authentiek is, sluit immers niet uit dat die schoen door Converse wel is geautoriseerd voor verkoop op de Europese markt. De merkbescherming voor die schoenen is derhalve uitgeput.
Feiten die kunnen leiden tot de vaststelling dat die schoenen niet door Converse voor verkoop zijn geautoriseerd heeft Converse niet aangedragen. “De rechtbank oordeelt dat Converse onder zodanige omstandigheden geen bescherming meer toekomt tegen de door haar gestelde inbreuk op haar merkrechten, in ieder geval niet voor zover het om schoenen gaat die deel uitmaken van de categorie "C". Converse kan niet met succes bescherming zoeken in een norm die zij zelf schendt.”
In reconventie wordt Converse daarnaast veroordeelt tot integrale publicatie van het het vonnis op haar eigen website.
4.10. De rechtbank houdt het er voor dat Converse doelgericht counterfeit - in de betekenis van niet-authentieke - Converse schoenen voor verkoop op de Europese markt heeft geautoriseerd. Dit blijkt uit twee verklaringen van Marc Rowley. Marc Rowley is het hoofd "Brand Protection" ofwel merkbescherming van de Nike Affiliate Group, waarvan Converse, zoals door Scapino is gesteld en door Converse onvoldoende is weersproken, sinds 2003 deel uitmaakt.
4.12. (…) Marc Rowley verklaart, voor zover van belang: (…) In order to get close enough to the sources of the counterfeit shoes - the factories and trading companies themselves - it was my idea to facilitate the sale of shipments from these sources. To compare: practices like these are for instance used by government bodies to uncover sources of illegal goods (i.e. tax freud), for which purpose containers are sometimes let through. (…)
4.13. Uit het voorgaande leidt de rechtbank het volgende af. Converse heeft een kleine zestigduizend paar schoenen, waarvan zij wist dat het counterfeit schoenen betrof, geautoriseerd om te worden verkocht op de Europese markt. De rechtbank oordeelt dat Converse onder zodanige omstandigheden geen bescherming meer toekomt tegen de door haar gestelde inbreuk op haar merkrechten, in ieder geval niet voor zover het om schoenen gaat die deel uitmaken van de categorie "C". Converse kan niet met succes bescherming zoeken in een norm die zij zelf schendt.
4.14. Dit brengt met zich dat voor de uitkomst van deze procedure bepalend wordt of voldoende voor bewijs vatbare feiten zijn gesteld waaruit volgt dat Scapino heeft gehandeld in andere Converse schoenen dan de schoenen die vallen onder de categorie "C" en waarop zonder toestemming Converse merken zijn aangebracht. De rechtbank overweegt als volgt.
4.15. (…) Uit wat de rechtbank hiervoor overweegt volgt dat Converse zelf niet-authentieke Converse schoenen autoriseert om op de Europese markt te worden verhandeld. Dit betekent dat het (eventueel bij te brengen) bewijs dat Scapino in niet-authentieke Converse schoenen heeft gehandeld, niet zonder meer tot de conclusie kan leiden dat Scapino ook heeft gehandeld in schoenen waarop zonder toestemming van Converse, Converse merken zijn aangebracht. Het bewijs dat een bepaalde door Scapino verhandelde schoen niet-authentiek is, sluit immers niet uit dat die schoen door Converse wel is geautoriseerd voor verkoop op de Europese markt.
4.16. Het komt er daarom op aan of Converse voor bewijs vatbare feiten heeft gesteld die niet alleen kunnen leiden tot de vaststelling dat Scapino Converse schoenen heeft verhandeld die niet-authentiek zijn, maar ook feiten die kunnen leiden tot de vaststelling dat die schoenen niet door Converse voor verkoop zijn geautoriseerd. Dat heeft Converse niet gedaan. Daarom blijkt niet dat Scapino inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse. Dit kan bovendien in deze procedure niet komen vast te staan, omdat er geen termen zijn om Converse, op wie ter zake de bewijslast rust, bewijs op te dragen. Wie geen feiten stelt, kan niet tot het bewijs van feiten worden toegelaten.
4.17. Aldus staat de rechtbank voor de vraag of, als ervan moet worden uitgegaan dat Scapino Converse schoenen heeft verhandeld die volgens Converse geen counterfeit zijn, er toch sprake is van een merkinbreuk. Converse voert subsidiair aan dat dat het geval is, omdat de verhandeling van die schoenen door Scapino ernstig schadelijk is voor de exclusiviteit van de Converse merken. Wat Converse in dit verband stelt, berust naar het oordeel van de rechtbank op een onjuiste lezing van het door Converse in dit verband (onvolledig) aangehaalde arrest van het Europese Hof van Justitie van 23 april 2009, zaak nummer C-59/08 (Copad/Dior). In de zaak die tot dat arrest heeft geleid staat centraal dat een licentieovereenkomst niet werd nageleefd door een distributeur die waren leverde aan een onderneming die als discounter actief was. Converse stelt in deze zaak geen feiten waaruit volgt dat een licentieovereenkomst is geschonden. Dit brengt met zich dat zonder nadere toelichting die Converse niet geeft, niet begrijpelijk is waarom de verkoop van Converse schoenen door Scapino, in het licht van de concrete feiten en omstandigheden van dit geval, een inbreuk op de merkrechten van Converse met zich brengt. De rechtbank is daarom van oordeel dat Converse haar subsidiaire vordering niet laat rusten op een grondslag die die vordering kan dragen.
4.18. In al wat de rechtbank hiervoor heeft overwogen ligt besloten dat niet blijkt dat Scapino inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse. Dit brengt met zich dat evenmin blijkt dat Scapino het op de voet van art. 1019e Rv op 2 april 2009 gegeven inbreukverbod heeft overtreden en Scapino daarom dwangsommen heeft verbeurd.
5.2. De rechtbank oordeelt dat Scapino zonder meer belang heeft bij bekendmaking van de beslissingen die de rechtbank in deze zaak heeft genomen en de gronden waarop die beslissingen rusten. Zonder nadere toelichting die Scapino niet geeft, is echter niet begrijpelijk waarom dat belang van Scapino zover strekt dat publicatie van het integrale vonnis moet plaatsvinden in twee dagbladen. Het daarop gerichte verweer van Converse dat die gevorderde publicatie disproportioneel is, treft daarom doel. De rechtbank zal de gevorderde publicatie voor zover het betreft de gevorderde publicatie in twee dagbladen dan ook afwijzen. Voor zover Scapino vordert dat de rechtbank Converse veroordeelt om op straffe van verbeurte van een dwangsom dit vonnis integraal te publiceren op haar website, zal de rechtbank de vordering toewijzen. (…)
Lees het vonnis hier.
