Een ordemaatregel is aangewezen

B9 10597. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 december 2011, LJN: BU8950, Pontifix B.V tegen [Y].

Handelsnaamrecht (ondernemingsbegrip). Auteursrecht. Merkenrecht. Domeinnaam. Stukgelopen samenwerking. “In het kader van de verdeling van de maatschap verschillen partijen vooral met elkaar van mening over de vraag wie van hen na ontbinding van de maatschap is gerechtigd tot het voeren van de handelsnamen Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie en TAN. Zowel Pontifix en [X.] als [Y.] en TAN C.V. stellen ieder bij uitsluiting van de ander bevoegd te zijn de handelsnamen te voeren.”

Naar het oordeel van het hof is er geen reden het gebruik van de handelsnamen aan beide deelgenoten te verbieden. Maar het gebruik kan ook niet aan beide deelgenoten worden toegestaan. “De voorzieningenrechter heeft dan ook terecht en op juiste gronden geoordeeld dat in het kader van dit kort geding ten aanzien van het gebruik van de handelsnamen een ordemaatregel aangewezen is.”

Het hof is net als de voorzieningenrechter op grond van een afweging van de wederzijdse belangen van oordeel dat [Y.] voorlopig, dus totdat de bodemrechter zich daarover heeft uitgelaten, de beide handelsnamen en de domeinnaam mag voeren. Gelet op het aantal patiënten dat [Y.] behandelt als mede gelet op de omvang van haar praktijk, waaronder begrepen het aantal personeelsleden dat [Y.] in dienst heeft, weegt het belang van [Y.] op het gebruik van de handelsnamen thans beduidend zwaarder dan het belang van Pontifix en [X.]. Van een inbreuk op het auteursrecht en/of het merkenrecht van [X.] door [Y.] en TAN C.V. is geen sprake is. Zo al in het onderhavige geval sprake zou zijn van een auteursrecht op de namen, moet er voorshands van worden uitgegaan dat dit recht bij de Universiteit van Tilburg berust, terwijl de enkele omstandigheid dat de UvT het goed heeft gevonden dat [X.] deze namen nadat het een zelfstandige onderneming was geworden bleef gebruiken onvoldoende is om daar een overdracht van een mogelijk auteursrecht uit af te leiden. Voorts oordeelt het hof voorshands dat uit het feit dat de maatschap vanaf mei 2003 als eerste de handelsnamen heeft gevoerd, volgt dat het depot van het woordmerk TAN door [X.] en zijn dochter op 19 februari 2009 te kwader trouw is geweest, zodat de vordering van [Y.] en TAN C.V. tot nietigverklaring van het woordmerk TAN naar het voorlopig oordeel van het hof een grote kans van slagen heeft.

Ondernemingsbegrip: [X.] en [Y.] zijn het er over eens dat sprake is van een onderneming, maar zij zien daarbij kennelijk over het hoofd dat in het kader van de Handelsnaamwet en de Handelsregisterwet vrije beroepsbeoefenaren, ook indien in een maatschap georganiseerd, in beginsel niet onder het ondernemingsbegrip plegen te worden gerekend. Het hof merkt evenwel op dat de uitoefening van een beroep zodanig georganiseerd kan zijn dat toch sprake is van een onderneming. Naar het voorlopig oordeel van het hof is daarbij bepalend of de beroepspraktijk, rekening houdend met de perceptie van het publiek, onder de desbetreffende namen op commerciële wijze heeft deelgenomen aan het handelsverkeer.

Het hof komt tot de voorlopige conclusie dat het onderzoekscentrum binnen de universiteit een afgescheiden entiteit was, waarbij naast wetenschappelijk onderzoek ook klinisch werk werd verricht, maar dat niet gezegd kan worden dat de UvT met dit onderzoekscentrum op commerciële wijze deelnam aan het handelsverkeer. Van een onderneming was dus geen sprake. Dit betekent dat op het moment van de afsplitsing van het onderzoekscentrum in 2003 de namen ‘Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie’ of ‘TAN’ geen handelsnamen waren. Reeds om die reden gaat de stelling van Pontifix c.s. dat de UvT op 1 januari 2003 deze ‘handelsnamen’ aan [X.] heeft overgedragen niet op. Tevens volgt hieruit dat, anders dan [X.] stelt, geen sprake is geweest van een stilzwijgende licentieverlening door [X.] aan de maatschap.

Het was wel de bedoeling van de UvT om aan [X.] het gebruik van deze namen voor een van de UvT afgesplitst, zelfstandig onderzoekscentrum toe te staan. [X.] heeft op zijn beurt toegestaan dat de maatschap deze namen vanaf mei 2003 is gaan gebruiken. De binnen de maatschap door [X.] en [Y.] uitgeoefende beroepspraktijk heeft wel op commerciële wijze heeft deelgenomen aan het rechtsverkeer en kan dus in het kader van de Handelsnaamwet als een onderneming worden aangemerkt. Dit leidt er toe dat de handelsnamen tot het vermogen van de maatschap behoren.

Gebruik handelsnaam: Naar het oordeel van het hof is er geen reden het gebruik van de handelsnamen aan beide deelgenoten te verbieden. Maar het gebruik kan ook niet aan beide deelgenoten worden toegestaan. De voorzieningenrechter heeft dan ook terecht en op juiste gronden geoordeeld dat in het kader van dit kort geding ten aanzien van het gebruik van de handelsnamen een ordemaatregel aangewezen is.

4.9.Het hof is net als de voorzieningenrechter op grond van een afweging van de wederzijdse belangen van oordeel dat [Y.] voorlopig, dus totdat de bodemrechter zich daarover heeft uitgelaten, de beide handelsnamen mag voeren. Gelet op het aantal patiënten dat [Y.] behandelt als mede gelet op de omvang van haar praktijk, waaronder begrepen het aantal personeelsleden dat [Y.] in dienst heeft, weegt het belang van [Y.] op het gebruik van de handelsnamen thans beduidend zwaarder dan het belang van Pontifix en [X.]. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat dan der Vlugt bij pleidooi heeft meegedeeld dat hij slechts een gering aantal patiënten behandelt, waarbij het hem er vooral om te doen is zijn BIG registratie te behouden. Voorts acht het hof, anders dan [X.], het belang dat de dochter van [X.] zijn praktijk inclusief de handelsnamen kan overnemen niet zo zwaarwegend dat dit afdoet aan het hiervoor genoemde belang van [Y.]. Dus falen ook de grieven 5, 7, 9 en 10.

Auteursrecht: 4.10.Uit hetgeen hier is overwogen, volgt voorts dat van een inbreuk op het auteursrecht en/of het merkenrecht van [X.] door [Y.] en TAN C.V. geen sprake is. Zo al in het onderhavige geval sprake zou zijn van een auteursrecht op de namen, moet er voorshands van worden uitgegaan dat dit recht bij de UvT berust, terwijl de enkele omstandigheid dat de UvT het goed heeft gevonden dat [X.] deze namen bleef gebruiken onvoldoende is om daar een overdracht van een mogelijk auteursrecht uit af te leiden. Voorts oordeelt het hof voorshands dat uit het feit dat de maatschap vanaf mei 2003 als eerste de handelsnamen heeft gevoerd, volgt dat het depot van het woordmerk TAN door [X.] en zijn dochter op 19 februari 2009 te kwader trouw is geweest, zodat de vordering van [Y.] en TAN C.V. tot nietigverklaring van het woordmerk TAN naar het voorlopig oordeel van het hof een grote kans van slagen heeft. Om die reden zijn ook de grieven 4 en 8 van Pontifix c.s. ongegrond.

Domeinnaam: 4.11. Het hof is evenwel anders dan de voorzieningenrechter van oordeel dat de domeinnaam www.t-a-n.nl tot het vermogen van de maatschap behoort. [Y.] heeft weliswaar de domeinnaam in februari 2005 ter registratie aangeboden, maar naar het voorlopig oordeel van het hof heeft [Y.] dat gedaan namens de maatschap. De domeinnaam is immers gebruikt voor de website van de praktijk van de maatschap, dat wil zeggen binnen de voor de maatschap door zowel [Y.] als [X.] gevoerde eigen praktijk. In de maatschap hebben [Y.] en [X.] zich naar buiten toe steeds gezamenlijk onder dezelfde namen gepresenteerd, niet alleen onder dezelfde handelsnamen, ook onder dezelfde domeinnaam. Dit betekent dat grief 6 van Pontifix c.s. op dit punt doel treft. De devolutieve werking van het appel brengt met zich dat het hof de vorderingen met betrekking tot de domeinnaam en de daartegen gevoerde verweren dient te beoordelen. Nu de domeinnaam tot het vermogen van de maatschap behoort, zijn beide deelgenoten gerechtigd aanspraak te maken op de toedeling daarvan. Om dezelfde redenen als bij het gebruik van de handelsnaam is ook voor het gebruik van de domeinnaam een ordemaatregel op zijn plaats. Ook ten aanzien van het gebruik van de domeinnaam is het hof van oordeel dat het belang van [Y.] bij het gebruik van de domeinnaam gelet op het aantal patiënten en de omvang van haar praktijk thans beduidend zwaarder weegt dan het belang van [X.]. Derhalve is het door [Y.] c.s. op dit punt gevorderde verbod alsnog toewijsbaar. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen op de wijze als hierna in het dictum vermeld. Naar het oordeel van het hof is geen sprake van een verslechtering van de positie van Pontifix c.s. omdat de voorzieningenrechter had geoordeeld dat [Y.] zonder meer gerechtigd was tot het gebruik van de domeinnaam.

4.13. Dit alles leidt ertoe dat het vonnis waarvan beroep in conventie wordt bekrachtigd. In reconventie wordt het vonnis vernietigd voor zover het door [Y.] c.s. gevorderde verbod ten aanzien van het gebruik van de domeinnaam is afgewezen. Opnieuw rechtdoende zal dit verbod op de in het dictum vermelde wijze worden toegewezen. Het vonnis in reconventie wordt voor het overige worden bekrachtigd.

Proceskosten: 4.14. Nu het om een relatief eenvoudig kort geding gaat dat naar het oordeel van het hof voor 50% betrekking heeft op verdeling van het maatschapsvermogen en voor 50% op vragen betreffende intellectuele eigendom (inbreuk op handelsnaam) worden op grond van de indicatietarieven de redelijke en evenredige (advocaat)kosten ex artikel 1019h begroot op een bedrag van € 3.000,00 en de overige proceskosten conform het liquidatietarief op een bedrag van € 1.341,00.

Lees het arrest hier.