B9 9885. Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 juli 2011, KG ZA 11-554, G-Star Raw C.V. c.s. tegen C&A Nederland C.V. c.s.
Merkenrecht. Eiser G-Star maakt bezwaar tegen de verhandeling door C&A en Wehkamp van t-shirts met de tekst/aanduiding DSTR (‘op diverse manieren vormgegeven’). Geen inbreuk door C&A’s merk- en domeinnaamhouder Cofra, wel inbreuk door C&A zelf en wederverkoper Wehkamp.
Naar oordeel van de voorzieningenrechter stemt het DSTR teken waarbij afstand is gecreëerd tussen D en STR in voldoende mate overeen met het (bekende) G-STAR merk om te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (waarbij verwarringsgevaar niet nodig is). En hoewel de gebruikte Urban stijl niet voor bescherming in aanmerking komt, draagt het specifieke gebruik door C&A van eveneens door G-Star gebruikte stijlelement wel bij aan de suggestie van een band met het G-Star merk. Voor de tekens waarbij geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR, geldt dat voldoende afstand is gehouden van het G-STAR merk, zodat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op dat merk. Pan-Europees inbreukverbod. Geen inbreuk door C&A’s merk- en domeinnaamhouder Cofra.
Merk- en domeinnaamhouder: 4.5. Wat er zij van dat alles, de voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het enkele feit dat Cofra houdster is van een domeinnaam die wordt gebruikt voor het online aanbieden van DSTR-kleding door tot het concern behorende C&A ondernemingen en het enkele feit dat zij de C&A merken in eigendom heeft en in het kader van de verstrekte licenties kwaliteitscontroles uitvoert en licentievergoedingen ontvangt, niet voldoende is om aan te nemen dat Cofra zelf handelingen verricht die zijn voorbehouden aan de rechthebbende op het merk G-STAR.
Overeenstemming tekens: 4.13. Visuele overeenstemming bestaat in die zin dat de letters STR in zowel merk als teken, veelal in blokletters geschreven, voorkomen. Die overeenstemming wordt in een aantal gevallen versterkt doordat het teken DSTR zo is vormgegeven dat een afstand wordt gecreëerd tussen de letter D en de letters STR, bijvoorbeeld door de letter D in een cirkel te plaatsen (zie 2.6 xiii –xv), door de poot van de letter D weg te laten waardoor deze niet meer aanstonds als D herkenbaar is (zie 2.6 i - iii, v) of door simpelweg ruimte te laten tussen D en STR (zie 2.6 xii). Hierdoor wordt sterker de nadruk op de overeenstemmende letters STR gelegd.
(…) 4.14. Uit de marktonderzoeken die door G-Star zijn uitgevoerd blijkt dat de afgebeelde DSTR tekens (waar bij vijf van de zeven getoonde DSTR tekens sprake was van een gecreëerde afstand tussen de D en STR) door een niet te verwaarlozen aantal respondenten werden opgevat als D-STAR. (...)
4.15. Naar voorlopig oordeel kan evenwel niet zonder meer worden aangenomen dat de letters STR ook worden gelezen als ‘star’ indien het DSTR teken zo is vormgegeven dat geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR. (…)
4.19. Daarvan uitgaande en in aanmerking genomen de geconstateerde overeenstemming tussen het G-STAR merk en de DSTR tekens waarbij afstand is gecreëerd tussen de D enerzijds en de letters STR anderzijds, bijvoorbeeld op een van de wijzen genoemd in 4.13, de overeenstemming tussen de producten waarvoor het merk en die tekens worden gebruikt, de zelfde doelgroep en de bekendheid en het grote onderscheidende vermogen van het G-STAR merk, acht de voorzieningenrechter het voorshands voldoende aannemelijk dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen het G-STAR merk en zulke DSTR tekens, in die zin dat die door C&A gebruikte tekens het G-STAR merk in gedachten oproept bij de gemiddelde consument van de kleding waarvoor het G-STAR merk is ingeschreven.
Stijl: 4.20. De door G-Star genoemde bijkomende omstandigheden, te weten het op overeenkomstige wijze door C&A overnemen van bepaalde door G-Star veel gebruikte stijlelementen (…) dragen er naar voorlopig oordeel verder aan bij dat het in aanmerking komend publiek het hiervoor bedoelde verband met het G-STAR merk zal leggen
4.21. C&A heeft weliswaar terecht aangevoerd dat G-Star geen aanspraak kan maken op een exclusief recht om een bepaalde stijl of voor die stijl kenmerkende elementen toe te passen, maar dat laat onverlet dat C&A uit alle mogelijkheden die er zijn binnen die stijl en alle keuzes die zij daarbinnen kon maken, juist die heeft gekozen die zeer dicht liggen tegen de veel door G-Star gebruikte stijlelementen, waardoor het verband tussen de DSTR tekens in losgekoppelde vorm en het G-STAR merk sneller zal worden gelegd.
Inbreuk: 4.27. De voorzieningenrechter oordeelt daarom voorshands dat C&A door gebruik van het teken DSTR waarbij afstand tussen de D en STR is gecreëerd bijvoorbeeld op een van de wijzen zoals genoemd in 4.13, voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, inbreuk maakt op het Gemeenschaps- en Beneluxmerk G-STAR als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub (c) GMVo en artikel 2.20 lid sub (c) BVIE. Het door G-Star gevorderde verbod op inbreuk op haar merk G-STAR is derhalve toewijsbaar voor zover het gebruik van die tekens betreft.
4.28. Voor de overige tekens – derhalve die waarbij geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR, geldt naar voorlopig oordeel dat voldoende afstand is gehouden van het G-STAR merk, zodat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op dat merk.
Lees het vonnis hier.
